专利侵权纠纷中的拉锯战——赔偿数额的确定

时间:2018-06-22

    本案系2016年中国法院10大知识产权案件之一,涉及一款“美容器”外观设计专利权的侵权纠纷,涉案专利具有极高的市场价值。一审和二审法院对于外观设计侵权判定看法基本一致,在赔偿数额中的维权费用方面具有不同的看法。本文梳理了案件发展过程和判决要点,并总结了相关的实务经验。全文共6700字,阅读时间约12分钟。


    裁判要旨

     

    考虑到专利权损害举证难,与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握,如果权利人在其举证能力范围内就侵权人的获利情况进行了充分举证,且对其所请求经济损失数额的合理性进行了充分说明的情况下,侵权人不能提供相反证据推翻权利人赔偿主张的,人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。


    案情介绍

     

    一、涉案申请号为201130151611.3,专利是名称为“美容器”的外观设计专利,授权公告号为CN302065954S,专利权人为松下株式会社,申请日为2011年6月1日,授权公告日为2012年9月5日。


    二、松下株式会社诉称金稻公司、丽康公司未经其许可,生产、销售、许诺销售型号为KD2331、KD2331T蒸脸器的行为,侵犯其外观设计的专利权。


    三、2015年11月20日,北京知识产权法院认为,被诉侵权产品与涉案专利外观设计属于相似的外观设计,并作出一审判决:对松下株式会社的第1、2和4项上述请求予以支持;驳回松下株式会社关于第3项销毁模具和专用生产设备的诉讼请求。


    四、2016年12月29日,应金稻公司、丽康公司的上诉,北京市高级人民法院认为,被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围。关于赔偿数额:经济损失方面,按照松下株式会社通过公证取证方式得到的被诉侵权产品销售数量总数与产品平均售价的乘积,即便从低考虑每件侵权产品的合理利润,得出的计算结果仍远远高于300万元,松下株式会社主张300万元的赔偿数额具有较高的合理性。二审判决:驳回上诉,维持一审判决。


    裁判要点

     

    一、对于专利法第六十五条第一款规定的权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费等三个事项,权利人和侵权人均可以进行举证,权利人和侵权人不举证或所举证据不足以确定前述事项的,人民法院应当依照专利法第六十五条第二款的规定在法定赔偿限额之下酌情确定赔偿数额。

     

    二、当事人就权利人的损失、侵权人获得的利益或专利许可使用费进行举证的,人民法院应当在全面、客观地审核证据的基础上,运用逻辑推理和日常生活经验法则,判断相关证据拟证明的损害赔偿事实是否达到相当程度的可能性。

     

    三、考虑到专利权损害举证难,如果权利人在其举证能力范围内就侵权人的获利情况进行了充分举证,且对其所请求经济损失数额的合理性进行了充分说明的情况下,侵权人不能提供相反证据推翻权利人赔偿主张的,人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。

     

    四、对于有充分的证据证明权利人的损失或者侵权人的获利已经明显高于法定赔偿限额,尽管不能以一对一的证据精确计算出具体的金额,但如果权利人能够说明其请求的赔偿金额的计算、得出过程,并有相应的证据佐证其合理性的,人民法院可以在法定最高限额以上支持权利人的赔偿请求。


    实务经验总结

     

    二审法院认为,在松下株式会社未能就其票据无法涵盖的部分合理说明理由的情况下,一审法院仅以现实中的花费并非均有票据出具为由给予全额支持,依据不足;但为实现争议的实质性解决,在综合考虑的基础上仍维持了一审判决的结果。二审判决进一步明确了专利民事侵权案件中侵权获利证据的审查认定规则,对于类似案件具有一定示范意义,本案的高赔额也充分体现了侵权损害赔偿充分反映、实现知识产权市场价值的司法保护理念。具体分析本案中原被告双方的做法以及法院的观点,对实务工作中涉及的侵权纠纷问题具有一定的指导意义。现将经验总结如下:


    一、松下株式会社在整个过程中积极收集关于产品侵权、侵权受损、侵权获利、维权费用方面的证据,这是在案件审理过程中获得司法保护的关键和保证。并且尽量以公正取证的方式来获得证据。


    二、关于收集证据的渠道:1. 目前网络电商平台很发达,在京东、淘宝、天猫、阿里巴巴等网络平台,以及侵权产品的厂商的主页等等平台上,可以检索到侵权产品的图片、产品介绍、厂家等详细信息;也可以获得产品价格以及产品销量方面的关键数据;甚至可以购买侵权产品作为实物证据;并且根据查询时间还可以确定侵权行为是否还在继续;2. 保存好各种票据,如公证处出具的发票、购买侵权产品的发票、为了维权而花费的各种服务费的票据等;3. 其他可能的渠道,如微博等。


    三、对于侵权获利,可以根据侵权产品的销售总数乘以侵权产品的合理利润之积进行合理计算。此时,从电商平台上获得的销售数量以及平均售价数据就尤为重要。


    四、对于维权费用,如果票据无法覆盖全部请求,则需要对无法覆盖的部分充分合理地说明理由。否则无权就这部分费用主张权利。


    五、对于自身的主张需要合理举证才能获得法院的支持。本案中,金稻公司在二审中主张除其仅开办的“金稻旗舰店”外,其他网站上销售的被诉侵权产品绝大多数为假货,以及网络上显示的销售数量存在刷单情况因而不真实。但是金稻公司就此未能提供相应证据予以证明,因此无法得到法院的支持。


    六、责令侵权一方销毁模具和生产设备需要符合两个要件,首先,应举证证明模具和生产设备的存在;其次,应举证证明该模具和生产设备专为生产被诉侵权产品而用。本案中,松下株式会社未举证证明金稻公司存在专为生产被诉侵权产品的模具和生产设备。因此,松下株式会社在一审程序中关于销毁模具和专用生产设备的主张,法院不予支持。


    相关法律规定

     

    《专利法》(2008年)

    第六十五条  侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

    权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

    第七十条  为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。

     

    《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(法发[2009]23号)

    16. 增强损害赔偿的补偿、惩罚和威慑效果,降低维权成本,提高侵权代价。在确定损害赔偿时要善用证据规则,全面、客观地审核计算赔偿数额的证据,充分运用逻辑推理和日常生活经验,对有关证据的真实性、合法性和证明力进行综合审查判断,采取优势证据标准认定损害赔偿事实。积极引导当事人选用侵权受损或者侵权获利方法计算赔偿,尽可能避免简单适用法定赔偿方法。对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额,但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的,应当综合全案的证据情况,在法定最高限额以上合理确定赔偿额。除法律另有规定外,在适用法定赔偿时,合理的维权成本应另行计赔。适用法定赔偿时要尽可能细化和具体说明各种实际考虑的酌定因素,使最终得出的赔偿结果合理可信。根据权利人的主张和被告无正当理由拒不提供所持证据的行为推定侵权获利的数额,要有合理的根据或者理由,所确定的数额要合情合理,具有充分的说服力。注意参照许可费计算赔偿时的可比性,充分考虑正常许可与侵权实施在实施方式、时间和规模等方面的区别,并体现侵权赔偿金适当高于正常许可费的精神。注意发挥审计、会计等专业人员辅助确定损害赔偿的作用,引导当事人借助专业人员帮助计算、说明和质证。积极探索知识产权损害赔偿专业评估问题,在条件成熟时适当引入由专业机构进行专门评估的损害赔偿认定机制。

     

    《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(2015年)

    第二十条  专利法第六十五条规定的权利人因被侵权所受到的实际损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的,侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的实际损失。

    专利法第六十五条规定的侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算,对于完全以侵权为业的侵权人,可以按照销售利润计算。

    第二十二条  权利人主张其为制止侵权行为所支付合理开支的,人民法院可以在专利法第六十五条确定的赔偿数额之外另行计算。


    法院论述


    以下是该案判决书中“本院认为”就该问题的论述:

    “《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(法发[2009]23号)第16条规定,对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额,但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的,应当综合全案的证据情况,在法定最高限额以上合理确定赔偿额。根据该规定,对于有充分的证据证明权利人的损失或者侵权人的获利已经明显高于法定赔偿限额,尽管不能以一对一的证据精确计算出具体的金额,但如果权利人能够说明其请求的赔偿金额的计算、得出过程,并有相应的证据佐证其合理性的,人民法院可以在法定最高限额以上支持权利人的赔偿请求。

    本案中,松下株式会社将其通过公证取证方式固定的在部分电商平台上检索得到的侵权产品同型号产品销售数量之和18411347台以及该产品的平均价格260元作为300万元赔偿请求的依据。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十条的规定,专利法第六十五条规定的侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。按照松下株式会社主张的被诉侵权产品销售数量总数与产品平均售价的乘积,即便从低考虑每件侵权产品的合理利润,得出的计算结果仍远远高于300万元。因此,在上述证据的支持下,松下株式会社主张300万元的赔偿数额具有较高的合理性。原审法院全额支持松下株式会社关于经济损失的赔偿请求,具有事实和法律依据,本院予以确认。

    虽然金稻公司在二审中主张一审法院确定的赔偿数额不合理,主张除其仅开办的“金稻旗舰店”外,其他网站上销售的被诉侵权产品绝大多数为假货,以及网络上显示的销售数量不真实,但其就此未能提供相应证据予以证明,故本院不予采信。

    《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十二条规定:‘权利人主张其为制止侵权行为所支付合理开支的,人民法院可以在专利法第六十五条确定的赔偿数额之外另行计算。’权利人为制止侵权行为所支付的费用,应当是其为维权实际产生的费用开支,对于权利人在合理范围内的维权支出给予支持,应当以有开支凭证为原则、无开支凭证为例外,提供的证据不能全部涵盖其请求的,权利人应当说明理由。本案中,松下株式会社为证明其维权开支提供了多种类型的票据,但仍不足以涵盖其全部请求,在松下株式会社未能就其票据无法涵盖的部分合理说明理由的情况下,一审法院仅以现实中的花费并非均有票据出具为由给予全额支持,依据不足,本院对此予以指出。考虑到被诉侵权行为在诉讼期间仍在持续,松下株式会社在二审诉讼期间补充提交了为调查取证增加的相关费用票据,增加的费用开支高于其一审证据未涵盖的部分,为实现争议的实质性解决,本院在考虑该证据的基础上,对一审判决的处理结果仍予以维持,但松下株式会社无权就上述费用开支另行主张权利。

    关于丽康公司承担的赔偿责任。专利法第七十条规定:为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。其中,不知道是指实际不知道且不应当知道。本案中,丽康公司作为销售者,其在得知本案诉讼后未停止销售、许诺销售涉案侵权产品的行为,且上述行为在二审期间仍在持续,故原审法院判令其与金稻公司共同承担松下株式会社为制止侵权行为所支付的合理开支,并无不当。丽康公司的上诉主张,缺乏事实和法律依据,本院不予支持。”

     

    案件来源


    珠海金稻电器有限公司等与松下电器产业株式会社侵害外观设计专利权纠纷二审民事判决书【(2016)京民终245号】

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    延伸阅读


    【相关案例一】惠州强宏达塑胶用品有限公司与泛爵投资有限公司侵害外观设计专利权民事纠纷案【(2014)粤高法民三终字第513号】

    广东省高级人民法院在二审阶段认为:

    “关于强宏达公司是否存在许诺销售被诉侵权产品行为的问题。根据工商登记显示,强宏达公司的唯一投资者为香港企业强宏达塑胶日用品有限公司,故强宏达公司系强宏达塑胶日用品有限公司的全资子公司,两企业法人具有高度的关联性。强宏达塑胶日用品有限公司所有的网站上,介绍了其子公司即强宏达公司的工商信息、经营情况及规模等,并宣称强宏达公司系其在中国的工厂。鉴于强宏达公司与强宏达塑胶日用品有限公司的股权结构关系,结合其自行宣传的内容,在没有相反证据的情况下,可以认定两企业在经营活动中存在意思联络,并进行分工合作。故原审将强宏达塑胶日用品有限公司所有的网站上的宣传行为认定为两企业共同实施的,并无不妥。据此应当认定强宏达公司存在被诉的许诺销售行为。

    关于被诉许诺销售行为是否超出本案专利权受保护的地域范围,从而不构成侵权的问题。泛爵公司指控强宏达公司制造、销售、许诺销售被诉侵权产品,因缺乏关于制造、销售的证据,原审法院不予认定强宏达公司制造、销售了被诉侵权产品,对此泛爵公司未提出上诉。泛爵公司据以指控侵权事实的证据仅为公证保全的网站信息,而http://www.stronger-hk.com网站系香港企业强宏达塑胶日用品有限公司所有,网页内容为全英文,强宏达公司上诉主张应认定许诺销售行为在境外。对此本院认为,根据《中华人民共和国专利法》第三条第一款规定,我国专利权系经国务院专利行政部门审查符合授权条件,予以公告授权才产生的权利,其权利的范围具有地域性,即在中国大陆境内受到我国专利权法的保护。未经许可实施专利的行为,发生在中国大陆境外的,不构成对专利权的侵犯。互联网具有其特殊性,理论上讲,在基础网络通畅的情况下,任何一个互联网站都是开放的,全球范围内可以任意进行访问。若简单地以互联网的开放性为由,将网站上的宣传、展示行为视为全球范围的许诺销售行为,则对许诺销售行为作了过于宽泛的认定,导致专利权保护地域性限制的落空。许诺销售行为本身是一种商业活动,其行为应当具有商业理性,符合商业常识和惯例。涉案网站的所有者为境外企业,网站使用语言为英文,没有任何中文内容,域名不包含‘.cn’等特别标识中国区域的字符,故综合以上因素,不能确定网站宣传、展示行为是针对中国大陆市场作出的。至于中国大陆地区事实上是否有人关注该网站,并不直接影响本案许诺销售地域范围的认定。”

     

    【相关案例二】鲜乐仕厨房用品株式会社、上海美之扣实业有限公司、北京惠买时空商贸有限公司侵犯发明专利权民事纠纷案【(2012)高民终字第3974号】

    北京市高级人民法院在二审阶段认为:

    “本案的核心问题在于原审判决判令惠买时空公司承担部分连带赔偿责任是否符合法律规定以及原审判决判令美之扣公司和惠买时空公司承担的赔偿数额是否适当。《中华人民共和国专利法》第七十条规定是基于对交易安全的考虑,保护善意销售商不因销售侵权产品而承担赔偿责任,从而损害其合法权益。

    本案中,惠买时空公司主张其不知道被诉侵权产品系侵犯专利权的产品,并采取了停止销售的措施,但是,从现有证据可知,惠买时空公司收到鲜乐仕株式会社律师函的时间最迟为2011年8月19日,而惠买时空公司认可其停止销售被诉侵权产品的时间为9月8日。由此可见,惠买时空公司在知道其销售或许诺销售的产品系侵犯他人专利权的情况下,未及时采取有效的停止侵权措施,仍然实施销售和许诺销售行为,并且也未及时与鲜乐仕株式会社取得联系,难以认为其属于善意销售商,因此,原审判决判令其承担十万元的连带赔偿责任,并无不当。

    根据查明的事实,优购网‘超人气美之扣保鲜收纳盒30件组’累计售出7508件。惠买时空公司虽然认为‘累计售出’是指点击率,而不是销售量,但是,其并未提交足够的证据予以证明,而且‘累计售出’显然是销售量的表示。由于鲜乐仕株式会社未提供其实际损失的相关证据,原审法院考虑涉案专利权的类别及性质、美之扣公司和惠买时空公司各自的主观过错、侵权情节和侵权行为性质、侵权持续时间及影响范围,结合惠买时空公司在其优购网销售涉案美之扣保鲜收纳盒的销售价格及数量,鲜乐仕株式会社为制止侵权行为所支出的合理费用等因素,并按照美之扣公司和惠买时空公司各自承担的民事责任酌定赔偿金额为三十万元,并无不当。”

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