（一）商标在先使用抗辩适用的商标在先使用行为
商标在先使用人援引商标在先使用抗辩时，必须有商标在先使用行为。理解这个要件时，必须把握以下几点：
1.商标在先使用人必须有商标使用行为
按照我国《新商标法》第48条的规定，商标使用行为是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。
《日本商标法》第2条第3款则更加详尽地将商标使用行为罗列如下：在商品或者商品包装上贴附商标的行为；将贴附了商标的商品或者商品包装进行转让、交付、为了转让或者交付进行展示、出口、进口或者通过电力通信线路进行提供的行为；提供服务时，在供服务对象使用的物品上贴附商标的行为；提供服务时，使用贴附了商标的、供服务对象使用的物品提供服务的行为；为了提供服务，将贴附了商标的、提供服务时所使用的物品（包括提供服务时供服务对象使用的物品）进行展示的行为；提供服务时，在服务对象拥有的与所提供服务相关的物品上贴附商标的行为；采用电磁方法（指电子方法、磁性方法和其他人的知觉可以认知的方法）通过播放影像提供服务时，于该影像画面上标注商标提供服务的行为；在商品或者服务的广告、价格表或者交易文书上贴附商标进行展示、散发的行为，或者在有关这些内容的信息上贴附商标后通过电磁方法进行提供的行为。《日本商标法》第2条第4款还进一步规定，第3条所称的在商品或者其他物品上贴附商标，包括将商品、商品包装、提供服务所使用的物品或商品或者与服务有关的广告制作成商标形状的行为。[34]
我国台湾地区“商标法”第6条规定，“本法所称商标之使用，系指将商标用于商品或者其包装或容器之上，行销台湾地区市场或者外销者而言。”“商标于电视、新闻之类广告或者参加展览会展示以促销期商品者，视为使用；以商标外文部分用于外销商品者亦同。”
《美国联邦商标法》第45条规定，“商标应以任何方式使用于商品或者其容器或与其相伴之展示物或粘附其上的签条或者标签上，且该商品需为商业性销售或者运输。”
上述国家和地区商标法关于什么是商标使用规定的用语虽然有所不同，但核心点是相同的，即都要求商标无论以什么方式使用，都必须达到事实上发挥识别商品或者服务来源作用的程度。虽将商标贴附于商品上，但“封存于仓库或者呈送官厅查验均与销行市面之条件不合且无防止仿冒之必要不能认为使用商标。”
[35]
贴牌加工商品全部直接交付外方定作方的行为，形式上虽符合我国《新商标法》第48条规定的“将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上”的行为特征，但因未达到“用于识别商品来源”的结果，即由于产品未投放国内市场尚未成为商品因而未达到让我国相关公众通过该商标识别该商标所标注的商品来源的程度，因而并非商标性使用行为。[36]
司法实践中，通常可以综合如下因素判断使用某种标记的行为是否属于商标使用行为：某个标记使用的具体样态；商品上是否使用了其他商标；某个标记是否采用了能够作为商标被认识的方式进行使用；同种商品或者服务上所使用的商标的一般表示方法和实际交易的情况；某个标记是否采用其一般被认识的含义进行使用。[37]
2.商标在先使用人的商标在先使用行为必须发生在我国境内
虽有商标使用行为，但该行为发生在我国境外，不管该商标通过使用在我国境外获得了多大知名度，只要这种知名度未通过商品销售或者服务提供或者广告方式扩散到我国境内因而不为我国相关公众所知悉，依旧不能视为在我国境内进行的商标使用行为，行为人也不能据此援引商标在先使用抗辩对抗我国注册商标权人的侵权指控。
3.商标在先使用必须是在先使用人主动的使用行为，必须是在先使用人有意识追求的结果
报刊、杂志、网络等媒体对某个商标及其附着的商品进行的纯知识性介绍，不能认为是商标在先使用人的商标使用行为。[38]相关公众、媒体对使用者商标的昵称、别称，也不能认为是在先使用人的商标使用行为。[39]
之所以不能认为上述两种情况下的使用属于在先使用人的商标使用行为，是因为承认的话，会不适当扩大商标在先使用人的利益边界，妨碍他人选择和申请商标注册的自由，不恰当地冲击商标权注册主义制度，并妨碍我国产业的发展。
（二）商标在先使用行为和事实的时间判断点
对此，《日本商标法》第32条第1款规定得非常明确，即在“商标注册人申请商标注册前”。为什么商标在先使用的行为和事实必须发生在商标注册人申请商标注册之前？对此，尚未见国内外学者给出任何解释。[40]
本文认为，商标权注册主义制度下，商标法之所以要求先使用的行为和事实发生在注册商标权人提出商标注册申请日之前，一是为了确保商标权注册主义制度得到彻底贯彻。如果允许注册商标权人提出商标注册申请之后的商标使用人进行先使用抗辩，对商标权注册主义制度所维护的商标权注册取得制度和先申请原则都会造成颠覆性的冲击。二是为了预防商标恶霸行为。如果允许商标注册申请日之后使用并有一定影响的商标进行在先使用抗辩，必将导致申请日之后占有资源优势者通过疾风暴雨式的广告行为让其商标迅猛获得知名度，进而劫持商标注册申请人已经使用或者正在申请注册的商标的机会主义现象。三是将在先使用的行为和事实时间判断点确定为申请日，也暗含着商标法这样的一种价值导向：商标使用者应尽可能诚实信用地使用其商标，打造其商标信用，使其使用商标获得稳定的知名度，形成可以受法律保护的既有利益和事实，试图在申请日之后通过机会主义劫持他人正在申请注册过程中的商标，是不可取的。
非常遗憾的是，我国《商标法》第59条第3款规定商标在先使用必须同时满足两个“先于”条件。这种规定也得到了很多学者赞成。所谓商标在先使用必须同时满足两个“先于”条件，是指可以援引在先使用抗辩的商标在经营活动中首次使用的时间点，不仅要先于受侵害的注册商标的申请日（有优先权的，为优先权日），同时还必须早于原告受侵害之注册商标的第一次使用日。[41]有学者对此的解释是，“商标先用权成立的理论基础是先用理论和利益平衡理论。在被告主张先用权的商标并非绝对优先于原告商标的情况下，只能得出被告主张先用权的商标处于相对优先的地位甚至是劣势地位，不符合先用理论，当然就不能适用利益平衡理论来保护其利益。”
[42]
上述观点虽彻底保证了在先使用时间上的优先性，保障了商标注册申请人的利益，但因解释论上要求援引在先使用抗辩的在先使用人开始使用商标时以及在持续使用商标的过程中，主观上出于善意，没有不正当目的，这样一来，要求其使用时间必须同时符合两个“先于”条件，对于在先使用时间只先于注册商标权人商标注册申请日的善意先使用者而言，就可能过于严苛。比如，商标注册申请人虽然在类似性范围内使用竞争性商标的时间早于商标在先使用抗辩人，但由于地域阻隔、商标注册申请人商标知名度小等原因，商标在先使用人无从知晓商标注册申请人已经使用竞争性商标的事实，并且因此扩大了营业规模，拥有了自己稳定的交易圈，使用的商标也获得了一定知名度，此种情况下允许注册商标权人对其行使停止侵害请求权和损害赔偿请求权，显然不符合商标在先使用抗辩制度设立的趣旨。
从国外立法例上看，虽然《英国商标法》第11条要求先使用人使用商标，必须在商标注册人注册日和使用商标日两个时间点中更早的时间点之前，[43]但这种立法例并不多见。[44]
（三）商标在先使用行为的持续性
为了成功进行商标在先使用抗辩，商标在先使用人不但必须从注册商标权人提出商标注册申请前开始使用其商标，并使之达到具有一定影响的状态，而且必须持续使用该商标。如果在先使用人彻底停止使用或者断断续续使用其商标的话，要么其商标原来获得的知名度将随时间的流逝而彻底消失，要么客观上很难使其商标达到具有一定影响的状态，无论出现哪种情形，商标在先使用人都不再具有可受法律保护的信用和利益。从商标立法角度看，由于在先使用者商标知名度的丧失或者未形成足以受法律保护的知名度，在注册商标权人使用竞争性商标的情况下，客观上不再存在导致相关公众混淆商品或者服务来源的可能性，因而也就不必再考虑注册商标权人利益与商标在先使用人利益之间的平衡问题。但是，由于度假、休产假、店面装修、厂房搬迁、设备整修、企业合并重组、陷入法律纠纷等正当原因，商标在先使用人暂时停止使用其在先使用商标的情况下，或者由于战争、动乱、地震、洪水等不可抗力原因，较为长久地停止使用其在先使用商标的情况下，只要相关公众认为该商标仍然能够发挥识别在先使用人商品或者服务来源的作用，在先使用人继续使用该商标的利益就不应当由于在先使用人客观原因停止使用而发生变化。在日本的一个案例中，被告银座风月堂店铺因战争被烧毁，战后又因买不到砂糖而不得不暂时中断果子（一种甜点）的生产销售，其后再继续使用时受到商标权人侵权指控，法院支持了被告在先使用抗辩。[45]
（四）商标在先使用行为的范围：原使用范围的界定
如何理解《新商标法》第59条第3款规定的“原使用范围”，理论与实务界分歧非常大。本文认为，要准确解释“原使用范围”，必须先把握商标权注册主义制度的立法目的。按照商标权注册主义制度，某个商标要取得一定商品范围内的专用权，必须按照先申请原则和商标法其他规定申请注册。而一旦获得注册，商标权人在核准使用的商品范围内就拥有全国性排他权。也就是说，商标权注册主义制度采用的先申请原则已经确保重视自己权利且有信心做大做强产业的市场主体获得主动权和优势地位，在先使用人本可以争取到这样的地位但未争取的情况下，一者说明其权利意识不强，二者说明其市场经营能力可能不足，其原本就应当处于不利于注册商标权人的市场地位，在竞争者获得商标注册的情况下，既然法律已经通过在先使用抗辩保护了其已有市场利益和信用，其继续使用时的“原使用范围”就应当进行严格的限缩解释，以避免出现在先使用人蚕食掉注册商标权人市场的局面。如果出现这种局面，商标权注册主义制度所倡导的通过激励商标注册促进商标在产业中应用促进产业发展的目的就会落空。基于这种理解，本文认为，《新商标法》第59条第3款规定的“原使用范围”应当作如下理解：
1.原使用的地域范围
原使用的地域范围，也可以称为知名度或者信用所及地域范围。商标在先使用人只有在原使用的具有一定影响的地域范围内（生产地域、销售地域、提供服务的地域，等等），才形成了值得法律保护的信用和利益。超出了具有一定影响的地域范围使用其商标，不符合《新商标法》第59条第3款规定的“知名度”要件，因而不满足该款规定的抗辩要件。在先使用人超出原地域范围使用商标从事生产经营活动的，虽说通过附加区别性标记可以防止相关公众混淆注册商标权人与在先使用人的商品或者服务来源，但商标权注册主义制度下没有任何理由放任在先使用人在原地域范围外使用其商标从而出现与注册商标权人分庭抗礼的竞争局面。
既然如此，就更没有理由将《新商标法》第59条第3款规定的“原使用范围”扩大理解到互联网领域。互联网没有国界，任何在互联网中使用商标的行为，都意味着在全国乃至全世界使用其商标，完全覆盖注册商标权人排他权的范围。如果允许这种在互联网领域使用商标的行为进行在先使用抗辩，必将彻底冲击商标权注册主义制度，对注册商标权人市场造成毁灭性的打击。
当然，如果在先使用人在注册商标权人提出商标注册申请前就在互联网领域使用其商标，则可能出现两种局面。一是由于在互联网中的使用使得其商标成为《新商标法》第13条第2款或者第3款规定的驰名商标，或者第32条后半句规定的知名商标。如出现这种局面，在先使用人除了可以依据《新商标法》第13条或者第32条后半句阻止他人抢注外，同时可以进行在先使用抗辩。二是在互联网中的使用并未使其商标成为驰名商标或者知名商标但仍然具有一定知名度时，在先使用人虽难以阻止他人抢注行为，但依旧可以进行在先使用抗辩。不过在这种情况下，无论在互联网中的虚拟世界还是非互联网的物理世界，注册商标权人的商标权都会受到在先使用人在先使用商标已经形成的信用的巨大挑战。
比较特殊的是服务商标。服务商标权人的服务地址相对固定，服务商标在先使用人援引商标在先使用抗辩时，“原使用范围”是否应当限于原有服务地址呢？江苏省高级人民法院在蒋玉友与南京夫子庙饮食有限公司、南京清真奇芳阁餐饮有限公司、南京蒋友记锅贴有限公司侵害注册商标权纠纷一案中，持肯定意见。[46]但本文并不赞成此种意见。服务地址并不等同于服务商标使用人知名度和信用所及的地域范围，服务地址相对狭小和固定，后者往往会超出前者的限制。《新商标法》第59条第3款保护的是商标在先使用人既有的信用和利益，因而在在先使用服务商标知名度和信用覆盖的地域范围内，只要相关公众仍然将该服务商标指代在先使用人提供的服务和在先使用人，就没有理由不允许在先服务商标使用人改变其服务地址继续使用原服务商标。此外，注册商标权保护的是注册商标权人对其核准注册的商标在核定使用商品上的排他使用权，而不是对某个服务地址的排他使用权，注册商标权人无权禁止在先使用人变更服务地址。
由于交通发达、人员流动加剧和信息传播手段的进步导致的在先使用商标商品或者服务自然扩散到该商标原使用地域范围之外，那么这是否超出了“原使用范围”的限制呢？虽然在先使用人不能到在先使用商标知名度和信用所不及的地域范围内开展业务活动，侵蚀注册商标权人的市场，由于人员流动导致的在先使用人商标商品自然被带出原地域范围，或者原地域范围外的相关公众自然到服务商标使用者的营业地点接受服务，仍未超出在先使用商标原知名度和信用覆盖地域的限制，不宜加以禁止，事实上也难以做到有效禁止。
2.原使用的商品或者服务范围
超出原使用的商品或者服务范围使用在先使用商标，会出现两种情况。一是使用行为发生在注册商标权人提出商标注册申请前并且形成了一定影响。此种情况下，在先使用人与注册商标权人商标标注的商品或者服务种类不同，相关公众不会发生混淆，在先使用人的使用行为不会构成侵害注册商标权行为，在先使用人无需援引在先使用抗辩，除非注册商标属于驰名商标。二是使用行为发生在注册商标权人提出商标注册申请之后，由于商品或服务范围不同，在先使用人的使用行为不会侵害普通注册商标权。注册商标成为驰名商标情况下，由于使用行为发生在申请日之后，使用人当然不能援引在先使用抗辩。
3.原使用的商标范围
在先使用人改变其商标的文字、图形、色彩、结构、书写方法等内容，如果改变后的商标已经与其原使用商标不再具有同一性，并且与注册商标权人的商标既不相同也不近似，不管使用行为发生在注册商标权人提出商标注册申请之前还是之后，也不管注册商标是否成为驰名商标，在先使用人的行为都不会侵害注册商标权，在先使用人无需援引在先使用抗辩。如果改变后的商标与原使用商标仍然保持同一性，[47]并且与注册商标权人的商标相同或者近似，完全不允许在先使用人援引在先使用抗辩，可能会剥夺在先使用人契合时代发展趋势特别是相关公众情趣变化需要而改变商标图案、文字、色彩、结构、书写方法的利益，从而过分淡化商标在先使用抗辩的实际意义。[48]
至于商标在先使用人为了将其商标与注册商标权人的在后注册商标相区别而附加适当标记导致的改变，只要该标记不构成在先使用人商标本身的一部分，或者虽然构成本身的一部分，但仍然与原使用商标具有同一性，而且确实能够发挥区别性作用而不是适得其反，当然应当理解对原商标的使用。
4.在先使用人能否扩大生产经营规模
2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第15条第3款对《专利法》第69条第（二）项规定的原有范围，“包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。”《新商标法》第59条第3款规定的“原使用范围”是否也应当比照该司法解释，理解为“在先使用人提供商品或者服务的原有能力范围之内”？对此，本文赞成有的学者和法官的观点，无需做如此严格的解释。[49]理由在于，只要限定在原知名度和原信用覆盖的地域范围内，即使在先使用人扩大生产经营规模，包括增加产量、拓宽销售渠道、增加设备、增加工人，等等，也不会对注册商标权人的市场造成实质性冲击。[50]
在先使用人超出其商标知名度和信用覆盖地域范围扩大生产经营规模，应当如何处理呢？考虑到商标权注册主义制度的趣旨，一般情况下，不应当允许在先使用人对超过其商标知名度和信用覆盖范围扩大生产经营规模的行为进行在先使用抗辩，相反，应当认定其超地域扩大生产经营规模的行为构成侵害注册商标权的行为。但是，如果注册商标权人对在先使用人超过其商标知名度和信用度覆盖范围扩大生产经营的行为长期不采取法律行动，并因此而导致在先使用人扩大生产经营规模，则应当允许在先使用人进行权利懈怠抗辩。
[51]
从上述意义上说，本文并不赞成北京知识产权法院在“启航学校Qihang
School”注册商标权侵权纠纷案[52]中适用商标在先使用抗辩这一规则，因为被告启航考试学校已经超越注册商标申请日之前的商标知名度和信用度覆盖的地域范围极大扩展其商标“启航”的使用地域范围，并且成立考研官网将“启航”商标在互联网领域进行商业性使用。本文认为，该案中完全可以而且只能适用权利懈怠抗辩原则，以平衡注册商标权人与被告的利益关系。理由是，从原告2001年10月18日申请商标注册之日起，被告就一直通过开分公司的形式在全国范围内扩大经营规模，原告一直躺在权利身上睡大觉，对被告的侵权行为不闻不问，听任其扩大营业规模，直到2014年才针对被告的行为提出侵权诉讼，此时如再允许原告针对被告行使停止侵害请求权和赔偿损害请求权，将彻底改变已经形成的稳定的市场格局，给被告造成不可预测的损害，因而必须根据权利懈怠抗辩法理，驳回原告所有诉讼请求。
转载于：《知识产权杂志》 作者：李扬
