在线咨询
商标注册网 商标注册网

您好, 欢迎来到华唯商标网! [ 免费注册 ] [ 会员登录 ] | 商标转让 | 联系我们 | 帮助中心 | 详细值班表

7*24小时服务热线:400-888-1139

商标注册
您所在的位置:商标转让首页 >> 商标知识>商标注册的三大问题:商标驳回、商标异议、商标撤三

商标注册的三大问题:商标驳回、商标异议、商标撤三

来源:www.ht.cn时间:2018-05-14

    商标使用人想一个名字,或设计了一个图标,将其用于商品或服务,让消费者用来区分是他所提供的商品或服务,这样的名字或图标就是商标。下面将重点讲述商标注册过程中的三只拦路虎:商标驳回、商标异议、商标撤三。

    有的商标天生就是怪胎,是违法使用或者侵权使用的;有的商标天生柔弱,显著性不强,消失在商业竞争中;有的商标本是一个好胚子,但使用人没有保护意识,任其裸奔,最后被他人摧残,遍体鳞伤;只有一部分商标在使用人的呵护下,向商标局提交申请并经核准注册注册商标,飞升上仙。

    商标代理人就是商标的领路人。

    事先查询是商标代理人的必备技能,排查禁用条款、检验显著性、判断在先权利近似,过五关斩六将,但也无法保证商标能顺利获证。

    提交申请后,商标才刚刚踏上路途,将面临怎样的困难和挑战,又有哪些曲折动人的故事,今天我们就一起来感受。

    商标的修行路线图

    事先查询是必修课,我们不重复强调了。

    商标提交申请只是一个细致活,选择修行哪些功法神通,取决于申请人的商业意图和预算。

    商标局收文后,等于把商标送去独自修炼了,代理人和申请人基本“无事”了,偶尔查查状态,除了等还是等。

    而实际上,商标要被验明正身,看是不是符合要求,如果不合格就会要求补正,甚至不予受理,回炉再造。

    再往后,商标被实审,排查禁用条款、检验显著性、判断在先权利近似,大量的商标在此渡劫失败,申请人收到的就是驳回通知书。

    幸运的商标,历劫成功。但还要初审公告三个月,摆擂台接受挑战。如果有人不服,提出异议,你来我往一番拳脚下来,胜负还需要等待商评委裁决。

    大约60%的商标能够顺利注册,经公告完成注册。

    商标第一劫——驳回

    商标申请后9个月左右就要渡此一劫,渡劫失败,代理人就会收到驳回通知书。

    代理人收到此通知,先深呼吸,仔细阅读驳回理由,驳回了哪些商品或服务。如有引证商标,去查询一下信息和状态,不要着急否认,更应该去找认定近似的依据。总之,以审查员的视角,分析一下商标,理解审查员驳回的思维模式。

    常见的驳回理由:

    依据第10条禁用条款驳回;

    依据第11条缺乏显著性驳回;

    依据第30条或第31条与在先商标近似驳回;

    依据第9条与其他在先权利冲突驳回。

    代理人分析了审查员的判定思维,对常见驳回理由也熟悉了,就可以思考客户的商标是否有机会“复活”。

    1、禁用条款的,急于否认没有什么用。想想客户是否符合“但书”,也就是例外,例如商标中含有中国,客户公司名字就是“中”字头的;也尝试找找是否有类似的成功案例,尤其“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”,千奇古怪的都有,学会接受,再找反驳的实证;

    2、缺乏显著性的,如果事先有查询,回应该就是显著性弱,也就是可过可不过的情况。反驳的重点是已使用获得显著性或者相关公众能够显著区分来源;

    3、在先商标近似的,看看引证商标是不是盲期内的。如果是,那就不是代理人能预先排查的,没什么责任;如果不是,代理人就需要仔细研究,迭代自己的查询算法。无论怎样,我们要把重点放在引证商标上,是否近似、是否商品或服务近似、是否权利瑕疵、是否权利人不稳定等等,只要有缺陷,客户商标就还有机会;

    4、其他在先权利冲突,这种情况相对少见,往往不是代理人能够预见的。常引证驳回的在先权利有姓名权、著作权未注册商标权、商号权等。遇到哪种都不是很好反驳,因为一般都附带着申请人恶意抢注的指控。要想改变审查员的看法,可以围绕着权利泛化、权利瑕疵、权利在先认定等方面。

    代理人做好案前分析后,需要与客户沟通。上一讲,我介绍了用真实准确的数据来提高沟通效果。这里我们再介绍另一种方法,案例法。商评委网站上有几万个裁定报告,我初步分析了一下数据,大约有20%驳回复审成功的。如果把成功案例按照驳回原因、商标类型等分类整理,可以找出与客户类似的案例。

    驳回复审是商标渡此劫的唯一方法。驳回复审申请怎么写,理解我前面的分析方法就不怕写不好了,文案细节以后有机会再另外开课讲了。

    商标第二劫——异议

    对于代理人来说,异议有两种,一种是被异议、一种是提异议。但对于一件商标来说,通过实审后公告,公告期三个月,如果被异议,就等同于要再历一次劫。

    常见的被异议理由:

    依据第11条缺乏显著性异议

    依据第30条或第31条与在先商标近似异议

    依据第9条与其他在先权利冲突异议

    有没有依据第十条异议的呢?肯定有,但很少,因为异议申请人是要花钱,与自己无关的商标,自然很少人关注也不会去异议。

    同样,如果代理人收到被异议通知书,或者想要建议客户去异议他人商标,就要考虑这些异议理由的思维逻辑。

    1、缺乏显著性异议的,多数情况是商标可能是行业通用词,注册成功会妨碍他人正常的使用。显著性弱的商标通过实审,实质上未来使用也是会有隐患,后面我们再另说。异议方与被异议方争夺的往往是行业资源,一方主张这是通用的,不能被你一家专用;一方主张这是我一家的,公众能区分来源我家。胜负取决于相关公众的认知。

    2、在先商标近似异议的,也就是异议申请人主张在先的近似商标权利,双方争论的焦点就是商标是否构成近似。异议人要指出审查员忽略的要素,尤其指出商标在实际使用中会造成公众的混淆,以及被异议人有一定恶意;被异议人自然强调审查员的英明神武,公众也是火眼金睛,一眼就能区分,至于恶意更是子虚乌有。多数情况下,双方都是唇枪舌战,从数据看,异议成功的比较少,显然改变别人比改变自己要难的多。

    3、其他在先权利冲突异议的,异议申请人主张姓名权、商号权、未注册商标权、著作权等在先权利,焦点就是商标权会否与这些权利产生冲突。一般来说,异议人都要夸大被异议人可能造成社会危害、不正当竞争等可能,强调权利受损及对方的恶意昭昭;被异议人应当主张自己正当的权利,讲讲创意故事,总之要撇清与异议人的权利有任何瓜葛,另外也可以质疑对方权利的真实性、过度保护、在先证据等等。

    商标被异议是商标可能遇到的第二劫,与驳回不同的是,被异议要对抗的是第三方,也可以说审查员和自己是一伙的。

    前面说异议对代理人来说是两种,一种被异议,一种提异议,取决于你受谁的委托。案前分析思路差不多,受人之托忠人之事,不要想必然结果是什么,而是要站到委托人的角度,找出最佳应对方案,提出最有利的主张。

    被驳回还是被异议,都侧面证明商标具有被争论的价值,换个角度看,商标每渡一次劫都是一次成长。

    代理人事先查询可以避免一些驳回或异议,但如果把关过严也会扼杀一些生命力、有战斗力的商标,不经历风雨怎见彩虹。

    商标获得证书就是历劫成功飞升上仙,位列仙班,但劫难远还没结束。

    商标第三劫——撤三

    与异议一样,撤三也是由第三方提出的。因为撤三申请人并没有举证责任,所以我们只能猜为什么要提撤,也许是阻挡他的商标了,或者只是看不顺眼。

    商标被撤三是基于《商标法》第四十九条第二款“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”

    这里有两种被撤销的理由:

    成为通用名称

    没有正当理由连续三年不使用

    一般说的撤销都是指撤三。如果以商标成为通用名称提出撤销,就需要申请人举证。这种情况比较少见,因为可以依据第四十四条,主张商标失去显著性,不足以让公众区分来源,宣告商标无效,以后有机会再讲了。

    撤三就是主张商标没有正当理由连续三年不使用,占用了公共资源,由此撤销此商标。被撤三的商标应当自申请人向商标局申请撤销该注册商标之日起,向前推算三年,提交真实的使用证据。如果有不使用的正当理由,也可以提交相关证据证明。

    可以不使用的正当理由

    不可抗力;

    政府政策性限制;

    破产清算;

    其他不可归责于商标注册人的正当事由。

    被撤三需要提供哪些使用证据在网上有很多文章介绍,我只提醒几点:

    1、收到被撤三通知要及时通知客户,并指导他准备证据材料;

    2、不要造假,代理人有造假被罚的先例;

    3、注意证据的关联性,还有可靠可行的时间属性;

    4、防火防盗防撤三,在商标下证时,就应该提醒客户收集整理使用证据,防撤三是一辈子的事。

    撤三作为商标下证后潜伏的第三劫,运气好,永远碰不着,碰上不死也脱层皮,要想顺利渡劫,只能时时谨慎,防范未然。

    中国企业平均寿命不足4年,又有多少商标经得住此番考验?

    商标自使用者把它创造出来,到其注册,再投入使用,一路坎坷,甚至数次历劫。我们为那些还活着的商标庆幸,更应该珍惜那些用到商业中的商标。因为他们推动着中国从粗犷制造向自主品牌的转型,也因为他们我们代理人才有立业之本。

    总结:

    1、驳回、被异议、被撤三是商标可能遭遇的三大劫难,代理人应对冷静应对,找出症结,为客户提供最佳解决方案,竭尽全力护卫商标权利;

    2、异议、撤三同样也是商标攻击的武器,抓住时机,可以一击毙命;

    3、无论业务如何复杂多变,商标法是内功心法,审查及审理标准是基本功,守正居奇才是正道。