海外专利布局策略

时间:2018-07-05

    随着中国经济的迅速发展和转型,一批企业凭借自主创新在国际市场脱颖而出,越来越多的中国企业认识到知识产权是创新主体参国际竞争的基本规则和重要武器,对国际市场专利布局高度重视,通过海外知识产权保护来助力企业的经济发展。


    【客户咨询】


    我们公司技术产品目前正计划进入国外市场,在产品进入各个国家之前,如何实施一系列策略使专利技术在国外受到保护?有哪些方式可以选择?申请过程中又需要注意哪些策略问题?


    【机构解读】 


    1,PCT国际申请策略


    《专利合作条约》(PCT)创立了一个提交专利申请的体系,并方便申请人在提交一个申请的基础上,在世界范围内多个国家获得专利,但是否授予专利权,最终仍然只能由每个国家或地区的专利局做出决定。提交PCT国际申请可以通过两种方式:(1)在后申请为PCT申请;(2)首次申请为PCT申请。


    对于具有海外市场前景的核心技术,优选采用第二种方式。关于首次提交的PCT申请的撰写,申请人在考虑中国专利法规定的同时,应尽可能地兼顾将来需要进入的外国/地区的实务要求。在进入中国国家阶段时,申请人可以参照PCT检索报告的结果依据PCT28条/41条进行主动修改。并且,由于利用了PCT的服务体系(如国际检索报告),由中国专利局受理的PCT申请进入中国时,该中国国家申请免缴申请费!免缴申请附加费!!免缴实质审查费!!!假设申请人为企业,如其中国发明申请的权利要求为20项,则可以节省官费4,900元(申请费900元,权利要求附加费1,500元,实质审查费2,500元)!



    2,美国专利布局策略


    通过对比多个国家和地区知识产权使用费和专利包的平均大小,在美国、欧洲等国家和地区进行专利布局具有极为重要的意义!海外专利不仅可以禁止别人使用技术,进行企业营销和公关,还可用来防御(缓和、交叉许可、反诉)、阻碍竞争对手的未来发展、通过许可、出售、购买为企业创造利润等等。


    申请人可以选择合适的途径进入美国(巴黎公约或者PCT),为了打造高质量的美国专利,专利代理人需要具有较高的专利代理水平和外语水平,具有用英文直接撰写美国申请文件的能力。目前国内传统涉外事务所的典型做法是字对字翻译,这样容易造成对技术特征和技术方案的表述不到位,美国审查员无法体会到本发明与现有技术的区别,从而导致授权率低。此外,还要重视中美专利法的差异,深入了解和灵活运用美国独有的延续案、部分延续案、加快审查等程序,构建高价值专利包。


    通过中美专利之争案例分析,从中得到很多关于美国专利布局的如下启示:通过概念性基础专利,早期同步布局中美专利;通过PCT申请、分案、延续案等手段形成高价值专利包;利用美国独有加快程序争取尽快授权;海陆空专利维权策略,高效提升维权效益。


    3,欧洲专利布局策略


    在欧洲进行专利布局可以通过巴黎公约途径或PCT途径进入具体国家或区域性专利组织,例如欧洲专利局(EPO)、欧盟知识产权局(EUIPO)、欧亚专利组织(EAPO)。


    一些欧洲主要国家,例如法国、意大利,不允许通过PCT途径直接进入该国国家阶段,只能通过申请EPO(发明)专利进入欧洲地区阶段,才能够在这些国家获得保护。如果希望在欧洲申请实用新型专利,通过巴黎公约途径可以选择进入更多欧洲国家。



    欧洲专利(EPO)申请策略:


    1,建议一:关于欧洲专利说明书的撰写


    与中国不同,欧洲发明专利后续异议、无效程序中,如果一个技术方案在原始申请文件中得到公开,特别是在发明内容部分公开,专利人一般均可以在异议、无效程序中将这个技术方案用于权利要求的修改,不受到从属权利要求布局的限制。但一般不允许对于一整套技术方案进行中位概括,即割裂技术方案单独提取技术特征加入权利要求中。


    需要注意的是相当数量的中国发明专利申请中,在发明内容部分,仅基本复制权利要求的文字,对于在欧洲后续进行申请通常是不利的。所以在可能的情况下,申请人应当在后续准备进入欧洲的申请案件中,从撰写开始对发明内容进行加强。可能的情况下,应当在发明内容中加入优选或者可能的下位技术方案,以及这些技术方案的有益技术效果。


     


    2,建议二:关于欧洲专利申请的加快程序


    申请人可以在欧洲专利申请的多个不同阶段采用不同的加快程序。包括PACE; Waiver放弃程序; PCT申请提前进入欧洲国家阶段,等等。


     

    3,建议三:关于欧洲专利的异议程序


    在欧洲专利被授权后,授权公告日起9个月内,除专利权人以外的任何人可以针对该欧洲专利提出异议。异议的结果对欧洲专利局所有成员国有效。在欧洲专利的授权公告日起9个月后,只能在各个生效国分别提出无效请求,由生效国的专利局各自进行处理。因此,如果希望无效竞争对手的欧洲专利,要善于利用异议程序。


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