“SZ及图”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-08-20

 

关于第16388763号“SZ及图”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2020]第0000047054号

   

　　申请人：天域公司
　　委托代理人：北京市浩天知识产权代理事务所(普通合伙)
　　被申请人：北京中天建华国际建筑装饰工程有限公司
　　
　　申请人于2018年09月29日对第16388763号“SZ及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：“SZ及图”商标是申请人英文商号“SKY ZONE”的简写，且是申请人的主要商标，经过申请人长期广泛使用已形成很高知名度。争议商标损害了申请人在先著作权，且构成对申请人已在先注册使用并有一定影响的“SZ商标”的恶意抢注。被申请人行为有违诚实信用原则，争议商标的注册和使用会破坏正常市场竞争秩序，导致不良社会影响的产生。综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条、第九条、第十条第一款第（七）、（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款之规定，对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据（纸质+光盘）：
　　1、维基百科上有关申请人的介绍打印件及中文摘译；
　　2、申请人在世界各地部分“SZ及图”商标注册证复印件及中文摘译；
　　3、申请人官方网站上对“SZ及图”商标的使用状态打印件；
　　4、国际蹦床乐园协会出具的宣誓书复印件；
　　5、申请人在世界各地开设的蹦床乐园列表；
　　6、申请人广告牌、宣传海报复印件；
　　7、申请人2011年、2013-2017年进行的广告投放的媒体名单及相应的浏览量；
　　8、有关申请人“SKY ZONE”媒体报道及中文摘译；
　　9、经公证认证的ATOMICDUST公司签署的著作权权属声明以及ATOMICDUST公司存续证明复印件。
　　我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过第1641及1680期《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2015年2月13日提出注册申请，于2016年4月14日获准注册，商标专用期至2026年4月13日，核定使用在第28类“游戏器具”等商品及第41类“教育”等服务上。
　　以上事实有商标档案在案予以佐证。
　　我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。申请人援引的2013年《商标法》第七条关于诚实信用原则规定的精神已体现在2013年《商标法》的具体条款中。2013年《商标法》第九条系关于原则性条款，一般不作为商标评审的直接依据。本案中，申请人并未援引中国大陆地区的在先有效的注册商标，故申请人关于争议商标的注册违反2013年《商标法》第三十条规定我局不予支持。根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题可归纳为：
　　一、争议商标是否损害了申请人的在先著作权，从而构成了2013年《商标法》第三十二条关于“不得损害他人在先权利”之规定。
　　二、争议商标是否构成了2013年《商标法》第三十二条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定。
　　关于焦点问题一，我局认为，判定争议商标的注册申请是否损害申请人在先著作权，须考虑申请人所述作品是否构成我国著作权法保护的作品、申请人是否对涉案作品享有在先著作权、争议商标与涉案作品是否构成实质性相似及被申请人是否存在接触涉案作品的可能等因素。具体到本案，首先，本案中申请人提供的证据9可以证明“SZ及图”为申请人委托ATOMICDUST公司设计的于2008年在密苏里州圣路易斯首次公开发表的美术作品，申请人对其享有著作权及其他知识产权，我国与申请人所在国美国同属伯尔尼公约成员国，申请人在美国取得的著作权可在我国获对等保护，且根据证据2可知在争议商标申请日前申请人的“SZ及图”商标在多个国家和地区已作为商标获准注册，综上，在被申请人未能提出相反证据的情况下，我局认定申请人提交的以上证据可以形成证据链证明申请人在先享有“SZ及图”美术作品的在先著作权；其次，本案争议商标与申请人享有在先著作权的美术作品图形在表现手法、设计风格、视觉效果等方面均高度相近，已构成实质性近似；最后，根据申请人提交的广告、报道等知名度证据可知，申请人已将该美术作品进行宣传使用，被申请人有接触该作品的可能性，且被申请人亦未答辩说明其创作争议商标的合理出处。综上可以推定，被申请人未经申请人许可将申请人享有在先著作权的作品注册为争议商标的行为，已侵犯了申请人在先著作权。因此，争议商标的注册违反了2013年《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。
　　关于焦点问题二，2013年《商标法》第三十二条关于对他人在先商标的保护，应以他人商标在争议商标申请注册前已通过使用在相关公众中具有一定知名度为基本事实依据，同时保护范围原则上应以争议商标核定的商品或服务与申请人所经营服务类似为限。本案中申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标申请日之前，申请人已在与争议商标核定使用的第28类“游戏器具”等商品及第41类“教育”等服务相同或类似的商品及服务上在中国大陆在先使用与争议商标相同或近似商标 商标转让并具有一定影响，故本案尚不足以认定争议商标构成2013年《商标法》第三十二条后半段所指情形。
　　此外，2013年《商标法》第十条第一款第（七）项是指商标对其指定使用商品的质量等特点或者产地作了超过其固有程度或与事实不符的表述，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的情形。2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所称的不良影响是指争议商标本身有害于社会主义道德风尚或者会对我国的政治制度、宗教、风俗习惯等产生损害的情形。申请人称争议商标的注册违反了上述规定，并以此请求宣告争议商标注册无效的主张，因其缺乏事实依据不能成立。2013年《商标法》第四十四条第一款所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的情形，是指在申请注册商标时采取了欺骗行为，或存在其他扰乱注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或以其他方式谋取不正当利益的手段，申请人主张该条款缺乏充分事实依据，故我局不予支持。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标在第28类全部商品及第41类全部服务上予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:郑星笛
邢妍
王继红

2020年03月17日