“ISLE OF DOGS”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-08-24

 

关于第26148945号“ISLE OF DOGS”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2020]第0000031986号

   

　　申请人：爱犬岛有限公司
　　委托代理人：北京邦信阳知识产权服务有限公司
　　被申请人：北京派多格科技发展有限公司
　　
　　申请人于2019年06月06日对第26148945号“ISLE OF DOG引S”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、ISLE OF DOGS是一家宠物洗护用品公司，申请人早在2006年在美国专利商标局申请注册该商标，2008年核准注册，核定使用在第3类以及第5类相关商品上。二、被申请人与北京派多格宠物用品有限公司具有相同的股东，二者为关联公司。北京派多格宠物用品有限公司是申请人的经销商，争议商标系被申请人未经授权，以自己的名义进行的注册。已有类似在先案例支持申请人主张。三、申请人较早在中国使用“ISLE OF DOGS”商标，已具有一定的影响力，争议商标是对申请人商标的恶意抢注。四、“ISLE OF DOGS”作为申请人的商号，在包括中国在内的宠物护理行业具有一定的影响力。被申请人侵犯了申请人在先商号权。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条、第九条、第十五条、第三十二条、第十条第一款第（七）、（八）项的相关规定，宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据：（光盘）：
　　1、互联网上关于申请人及其ISLE OF DOGS产品的信息、以及申请人在多个国家、地区的专营店照片；
　　2、申请人在美国商标注册信息；
　　3、申请人参观访问中国市场定制的行程安排；
　　4、申请人与鲍广英（Annie Bao）和郭向忠（Sophia Guo）签署的委托协议；
　　5、北京派多格宠物用品有限公司向申请人提交的《ISLE OF DOGS产品中国大陆区市场计划书》；
　　6、申请人与北京派多格宠物用品有限公司签订的经销代理协议、翻译以及签约时的照片；
　　7、北京派多格宠物用品有限公司出具的邀请函；
　　8、申请人印刷的培训手册；
　　9、北京派多格宠物用品有限公司及北京派多格科技发展有限公司的企业信息；
　　10、申请人与上海宠爱商贸有限公司签订的经销协议及该公司的企业信息；
　　11、申请人部分经销协议、品牌授权书、报关单、销售账单；
　　12、相关杂志广告、参展照片、会刊、培训手册、产品目录；
　　13、相关异议裁定等。
　　我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：1、争议商标是由被申请人于2017年8月30日提出注册申请，指定使用在第3类“动物用化妆品”等商品上，经审查于2018年9月28日核准注册，其专用期限至2028年9月27日。
　　2、申请人提交的企业信息显示北京派多格宠物用品有限公司与被申请人具有相同的股东候高良、李忠伟。
　　3、申请人与北京派多格宠物用品有限公司签订了分销商协议，该协议显示申请人生产、营销和/或销售，并持续研发新的不同系列产品，该系列产品主要包括销售“ISLE OF DOGS”商标的奢侈或特级宠物用品。北京派多格宠物用品有限公司拥有担任爱犬岛有限公司（ISLE OF DOGS）产品批发分销商和履行分销商在本协议项下职责所需的专长、知识、人员和财力。
　　以上事实有商标档案及申请人提交的在案证据予以佐证。
　　我局认为，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用2013年《中华人民共和国商标法》（以下简称2013年《商标法》），相关程序问题仍适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第七条关于诚实信用原则的规定属于总则性规定，针对申请人称争议商标的注册违反诚实信用原则的主张我局将根据申请人的具体评审理由并适用相应的实体条款予以审理。2013年《商标法》第九条系关于在先权利的总括性条款，一般不作为商标审查的直接依据。根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题可归纳为以下几点：
　　一、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第十五条第二款的规定。2013年《商标法》第十五条第二款是指“就同一种商品或类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册”的情形。本案中，申请人提供的2008年11月底北京派多格宠物用品有限公司向其提交的《ISLE OF DOGS产品中国大陆区市场计划书》、2009年2月21日其与北京派多格宠物用品有限公司签署的经销代理协议及其翻译和签约照片、北京派多格宠物用品有限公司为申请人公司的专业销售主任出具的邀请函、北京派多格宠物用品有限公司和被申请人北京派多格科技发展有限公司的工商登记信息、申请人生产销售“ISLE　OF　DOGS”宠物用品的图片、经销合同及销售账单、2009年至2014年申请人“ISLE OF DOGS”品牌宠物用品发布广告与行业参展信息等证据资料，可以证明申请人长期生产销售“ISLE OF DOGS”品牌宠物用品，北京派多格宠物用品有限公司曾为申请人“ISLE OF DOGS”品牌宠物用品的代理商，被申请人与申请人代理商北京派多格宠物用品有限公司由相同的两名自然人股东投资设立。被申请人明知申请人“ISLE OF DOGS”商标的存在，而在申请人在先使用的宠物用品商品上申请注册与申请人商标字母构成完全相同的争议商标，严重违反了诚实信用原则，已构成2013年《商标法》第十五条第二款所指情形。
　　二、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第三十二条“申请商标的注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定。首先，该条所指的保护“在先权利”的规定具体到商号权是指将他人在先具有一定知名度的商号注册为商标损害在先权利人利益的情形。本案中，申请人提交的在案证据材料主要为“ISLE OF DOGS”作为商标的使用情况，而商号权在性质与功能等方面与商标并不相同，因而对商标的使用并不等同于对商号的使用。故本案证据尚不足以证明申请人在中国大陆地区广泛使用“ISLE OF DOGS”商号并已具有一定知名度。故本案中尚难以认定争议商标的注册损害了申请人的在先商号权。
　　其次，本条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形是指商标申请注册人在明知或应知某一商标是他人在先使用并在市场上具有一定影响的情况下，在相同或类似商品上抢先注册了该商标或与该商标相同或近似商标的行为。认定一个商标是否有一定影响，应考虑该商标使用时间、广告宣传及在市场上的影响等因素。本案中，虽申请人提交的证据可以证明在争议商标申请注册日之前其“ISLE OF DOGS”商标已进入中国市场并经过一定的宣传和使用，但尚不足以证明其商标已经广泛宣传和使用具有了一定的知名度或影响力。因此，争议商标未构成2013年《商标法》第三十二条规定“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
　　三、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）、（八）项之规定。2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指的“带有欺骗性，容易使相关公众对商品的质量等特点或产地产生误认”的标识主要指系争商标故意夸大商品或服务的功能、作用，欺骗消费者，容易使公众对商品和服务的质量等特点或者产地产生误认。本案申请人的主张不属于该条款所指情形。2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案申请人的主张不属于该条款所指情形，且本案争议商标本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响，因此争议商标不属于2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所指情形。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第十五条第二款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:张玲
徐鲁寅
薛寅君

2020年03月06日