“东方天地”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-08-26

 

关于第21790174号“东方天地”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2020]第0000028675号

   

　　申请人：上海东方眼镜有限公司
　　委托代理人：上海通达商标代理有限责任公司
　　被申请人：广州市东方眼镜连锁企业有限公司
　　委托代理人：广东哲力知识产权事务所有限公司
　　
　　申请人于2018年12月26日对第21790174号“东方天地”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：申请人是中国眼镜行内的知名企业，“东方”是申请人在先使用并具有高知名度的商号，曾被认定为“中华老字号”，争议商标与申请人字号构成混淆性近似，侵犯了申请人的在先字号权。申请人“东方眼镜”未注册商标经持续宣传使用已为相关公众所熟知。“东方眼镜”在争议商标申请日前已具有较高知名度，被申请人申请注册争议商标具有主观恶意，构成以不正当手段抢先注册申请人在先使用并具有一定影响的商标行为。争议商标具有欺骗性，易使相关公众对商品的质量等特点产生误认，将对市场秩序带来恶劣影响。综上，申请人依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十条第一款第（七）项、第十三条、第三十二条、第四十四条第一款相关规定，请求宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据：
　　1. 关于申请人历史沿革说明；
　　2. 上海益民商业集团股份有限公司的证明资格；
　　3. 有关申请人及其”东方“商业标识的报刊媒体、杂志报道；
　　4. 国家图书馆相关文献；
　　5. 申请人企业员工服装制作发票；
　　6. 广告合同及发票；
　　7. 申请人所获荣誉；
　　8. 申请人慈善事业相关收据；
　　9. 申请人店面资料、连锁商店名录、加盟合同书及营业执照；
　　10. 零售协议书及进货、销售发票；
　　11. 证人证言、证人身份证复印件;
　　12.在先判例等。
　　被申请人答辩的主要理由：争议商标为被申请人独创，具有显著性，经宣传使用已具有一定知名度。争议商标的注册未侵犯申请人的商号权利，也未构成对申请人“东方眼镜”商标的抢注。申请人提交的证据不足以证明其商标已为相关公众所熟知。申请人的无效宣告申请具有恶意，请求维持争议商标的注册。
　　被申请人提交了以下主要证据：
　　1. 广州市荔湾区工商局出具的资料；
　　2. 《解放日报》、《创业者》等报刊对申请人的报道、申请人工商登记信息、在开心网的宣传资料；
　　3. 被申请人网站打印件及部分荣誉；
　　4. 被申请人相关媒体、杂志、报刊等宣传资料；
　　5. 被申请人分店列表、介绍、营业执照、行业协会证明、销售发票；
　　6. 在先裁决等。
　　我局将被申请人答辩意见交换至申请人，申请人在规定期限内未质证。
　　经审理查明：争议商标由被申请人于2016年11月4日提出注册申请，2017年12月21获准注册，核定使用在第44类“眼镜行”等服务上。
　　以上事实有商标档案在案佐证。
　　我局认为，本案中，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题仍适用现行《商标法》。2013年《商标法》第七条为原则性条款，一般不作为商标评审的直接依据。根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题为：
　　一、争议商标的注册是否属于2013年《商标法》第三十二所指“损害他人在先商号权”情形。
　　构成侵犯在先商号权须以系争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先商号权人的利益可能受到损害为要件，认定系争商标容易与在先商号发生混淆、可能损害在先商号权人的利益的重要因素是系争商标指定使用的商品/服务与商号权人提供的商品/服务相同或者类似。本案中，申请人提交的营业执照等证据可以证明在争议商标申请日前，申请人均以“东方”的字号对外宣传和使用在“验光、配镜”等服务项目上。申请人提交的《解放日报》、《新民晚报》等报刊报道资料与申请人所获荣誉等证据可证明在争议商标申请注册前，其商号在所属行业中已具有一定的知名度。被申请人作为同行业竞争者，对此应当有所了解。在此情形下，争议商标在“眼镜行”服务上的注册和使用易导致相关公众将其与申请人商号联系在一起，从而产生混淆误认。综上，争议商标指定使用在“眼镜行”服务上损害了申请人的在先字号权，已构成2013年《商标法》第三十二条所指“损害他人在先商号权”情形。但，申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标申请日前申请人在与争议商标指定使用在“保健”等其余服务所属相同或者类似的行业上使用相关商号并有一定知名度，且争议商标核定使用的“保健”等其余服务与申请人藉以知名的“眼镜行”服务在服务的内容、方式、目的等方面存在差异，两者之间缺乏关联性，不属于类似服务，故争议商标注册与使用在“保健”等其余非类似服务上未构成对申请人在先字号权的损害。
　　二、争议商标的注册是否属于2013年《商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形。
　　申请人提交的在案证据主要反映的是其字号在相关公众中具有一定知名度，尚不足以证明在争议商标申请日前其在与“眼镜行”等服务所属相同或类似行业上使用“东方”商标已具有一定的知名度。因此，争议商标未构成对申请人在先使用并有一定影响的商标的抢注。
　　三、争议商标的注册是否属于2013年《商标法》第十三条第二款所指情形。
　　申请人请求对其“东方眼镜”未注册商标给予高知名度商标保护，应就本案具体情况，依照2013年《商标法》第十四条的规定提供相关证据证明在争议商标申请注册日前该商标已为相关公众所熟知。本案中，申请人向我局提交的在案证据未能全面反映申请人“东方眼镜”商标的持续使用、销售情况及销售区域、市场占有率、地域范围、行业排名等情况，不能证明在争议商标申请注册日之前，申请人“东方眼镜”商标已达到为相关公众所熟知的知名度。故争议商标未构成2013年《商标法》第十三条第二款所指情形。
　　此外，2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指的“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”指该商标或者其构成要素是否故意夸大商品或服务的功能、作用等，从而掩盖了商品或服务在质量、功能等方面的真相，欺骗消费者，容易使公众对商品或服务的质量等特点或者产地产生误认，一般不包括有关标志的注册仅损害特定民事权益或《商标法》已经另行规定了救济方式和相应程序的情形。本案中申请人提交的证据不足以证明争议商标具有上述情形。申请人提交的在案证据尚不足以证明被申请人存在以欺骗手段取得注册，或者非以使用为目的大量或多次抢注商标等行为，故未构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指情形。
　　申请人其他理由缺乏事实和法律依据，我局均不予支持。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条、《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标在“眼镜行”服务上予以无效宣告，在其余服务上予以维持。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:李铁峰
孙侃华
李雅楠

2020年03月02日