“臣功再欣”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-08-26

 

关于第19539465号“臣功再欣”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2020]第0000032298号

   

　　申请人：南京臣功制药股份有限公司
　　委托代理人：南京天一商标事务所有限公司
　　被申请人：菏泽市瑞祺医疗器械有限公司
　　委托代理人：菏泽开发区大智商标事务所有限公司
　　
　　申请人于2019年04月28日对第19539465号“臣功再欣”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：
　　1、申请人是集药品开发、生产、销售于一体的商品生产经营企业，其“臣功”、“臣功再欣”商标具有较高的知名度。
　　2、本案争议商标是对申请人第3537760号“臣功再欣”商标（以下称引证商标）的复制摹仿，其注册使用会损害申请人利益，淡化驰名商标的知名度，违反了《商标法》第十三条第三款的规定。
　　3、经申请人查询可知，除争议商标以外，还申请注册了多件含“臣功再欣”文字的商标，亦注册了“万通护家”、“蓓芪”等抄袭他人品牌的商标，足以可见被申请人的主观恶意，违反了《商标法》第四十四条的规定。
　　综上，申请人请求宣告争议商标无效。
　　申请人向我局提交了以下主要证据（以复印件形式提交）：
　　1、第16863344号商标不予注册决定；
　　2、申请人“臣功再欣”商标在同行业中的排名；
　　3、申请人所获荣誉；
　　4、2013-2018年申请人的销售发票及合同；
　　5、广告宣传合同及发票；
　　6、被申请人企业登记信息；
　　7、被申请人商标注册信息等。
　　被申请人主要的答辩理由：争议商标申请注册时间早于申请人商标被认定驰名商标的时间。被申请人注册商标是基于自身企业的发展需要。申请人提交证据不足以证明其商标经使用具有一定知名度，被申请人不认可申请人提交证据的真实性。综上，争议商标应予维持。
　　被申请人提交了以下主要证据：（均为复印件）
　　1、被申请人主体资格及其注册商标列表；
　　2、被申请人商标使用、所获荣誉等证据。
　　申请人质证时坚持其主要理由。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2016年4月6日提出注册申请，2017年8月28日获准注册，指定使用在第3类洗发剂、化妆品等商品上。
　　2、引证商标由南京臣功制药有限公司于2003年4月23日申请注册，2005年4月7日获准注册，核定使用在第5类人用药等商品上。2012年10月11日，引证商标注册人名义变更为南京臣功制药股份有限公司，即本案申请人。
　　3、原商标局于2017年7月28日作出（2017）商标异字第0000034127号《第16863344号“臣功再欣”商标不予注册的决定》中认定申请人引证商标指定使用在第5类人用药商品上为相关公众所熟知的商标。
　　4、申请人提交了行业协会推荐函、销售合同及发票、所获荣誉证书、广告合同及发票等宣传使用证据，表明在争议商标申请注册前申请人一直持续使用“臣功再欣”商标并具有一定的知名度。
　　5、至本案审理时，被申请人名下共计29件商标，其中含文字“臣功再欣”、“功臣在欣”、“小功臣在欣”等文字的商标共14件，分别注册使用在第3、5、10、30、32类商品上。
　　以上事实有商标档案及申请人提交证据在案佐证。
　　本案中，争议商标获准日期为2017年8月28日，故实体问题应适用2013年《商标法》，本案相关程序问题适用2019年《商标法》。
　　依据申请人、被申请人申请、答辩理由及在案证据，本案的焦点问题可以归纳为：
　　1、争议商标的注册与使用是否违反了2013年《商标法》第十三条第三款之规定。
　　依据我局查明事实3可知，申请人引证商标曾被原商标局认定为使用在第5类人用药商品上为相关公众所熟知的商标。且申请人在本案中亦提供了行业协会推荐函、销售合同及发票、所获荣誉证书、广告合同及发票等宣传使用证据，可以证明在争议商标申请日（即2016年4月6日）前，申请人 “臣功再欣”商标在其核定使用的人用药商品上经过长期、广泛的宣传及商业使用，在广大消费者中享有较高的知名度和影响力，已达到相关公众所熟知的程度。争议商标文字与引证商标文字完全相同，争议商标指定使用在洗发液、化妆品等商品上，易使相关公众误认为二者存在某种特定联系，致使申请人的利益可能受到损害。因此，争议商标指定使用在上述商品上的注册使用已构成2013年《商标法》第十三条第三款所指的情形。
　　2、争议商标的注册使用是否违反2013年《商标法》第四十四条第一款的规定。
　　2013年《商标法》第四十四条第一款规定的“其他不正当手段取得注册”主要是指，系争商标注册人以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。本案申请人提交的在案证据表明“臣功再欣”商标在人用药等商品上已具有较高知名度和影响力，该商标并非固定词语搭配，独创性较强，争议商标与申请人在先使用并具有知名度的“臣功再欣”商标文字构成完全相同。且依据我局查明事实5可知，包括本案争议商标在内，被申请人在第3、5、10、30、32类商品上申请了14个含文字“臣功再欣”及“功臣在欣”、“小功臣在欣”等文字的商标。被申请人未对上述行未作出合理解释或说明，可见被申请人的注册具有主观恶意，已扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序。因此，争议商标的注册属于2013年《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形，争议商标应予以无效宣告。
　　综上，申请人无效宣告理由成立。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第十三条第三款、第四十四条第一款、《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:徐杭
郭京平
张文

2020年03月02日