“米妮”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-08-26

 

关于第28637230号“米妮”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2020]第0000029364号

   

　　申请人：迪士尼企业公司
　　委托代理人：贝克麦坚时知识产权代理（北京）有限公司
　　被申请人：青岛权道知识产权咨询服务有限公司
　　
　　申请人于2019年05月17日对第28637230号“米妮”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、争议商标与申请人第13891143A号“MINNIE”商标（以下称引证商标一）、第13891143号“MINNIE”商标（以下称引证商标二）、第5518062号“MINNIE MOUSE”商标（以下称引证商标三）构成相同或类似商品上的近似商标 商标转让。二、“米妮”、“MINNIE MOUSE”卡通形象已在中国消费者中具有很高的知名度，争议商标构成对申请人卡通形象及名称的复制、摹仿和翻译，侵犯了申请人的在先权利，同时构成对申请人在先商标的恶意抢注。三、争议商标具有欺骗性，易使公众对商品的质量等特点产生误认，且被申请人具有复制和摹仿申请人及他人商标的恶意。四、被申请人为一家知识产权代理机构，违反了2013年《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第十九条第四款的规定。综上，请求依据2013年《商标法》第七条第一款、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第十九条第四款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定，对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据：
　　1、申请人行业排名信息；
　　2、申请人发展情况介绍及相关报道；
　　3、迪士尼乐园官网及中文媒体对乐园的介绍；
　　4、百度百科、维基百科解释页面；
　　5、有关迪士尼“米奇”、“米妮”系列动画片、图书、演出的中文报道；
　　6、人民邮电出版社出版的练习册封面、封底和部分内页；
　　7、迪士尼商品零售专柜分布图及商品销售信息；
　　8、类似案件裁定书、行政判决书；
　　9、“MINNIE MOUSE”镜子等商品；
　　10、被申请人商标注册及工商登记信息等。
　　被申请人在我局规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2018年1月11日提出注册申请，2019年2月14日获得商标专用权，核定使用在第20类窗帘环、竹帘等商品上。
　　2、申请人引证商标一、二、三在争议商标申请日前获准注册，核定使用在第20类窗帘环、竹帘等商品上。
　　以上事实由商标档案予以佐证。
　　本案中，争议商标获准注册日期在2014年5月1日至2019年11月1日期间，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2013年《商标法》，本案的相关程序问题应适用2019年《商标法》。
　　关于申请人引用的2013年《商标法》第七条第一款为总则性条款，其内容已体现于2013年《商标法》的有关实体规定之中，我局将根据申请人的具体评审理由并适用相应的实体条款予以审理。
　　经合议组评议，我局认为：
　　一、争议商标“米妮”与引证商标一、二“MINNIE ”，引证商标三显著认读部分“MINNIE ”在呼叫、整体认读等方面较为接近，故争议商标与引证商标一、二、三均构成近似商标 商标转让。争议商标核定使用窗帘环、竹帘等全部商品与引证商标一、二、三核定使用的室内百叶帘、风铃状装饰品等商品属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标一、二、三共存于同一种或类似商品上，易导致消费者对商品的来源产生混淆误认。因此争议商标与引证商标一、二、三已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标 商标转让。
　　二、争议商标的注册是否违反了2013年《商标法》第三十二条的规定。首先，申请人并未提交充分的证据证明在争议商标申请注册前，“MINNIE MOUSE”作为卡通形象名称的商品化权范围已经涵盖到了核定使用的第20类相关商品上。故争议商标的注册未损害申请人主张的在先权利。其次，鉴于在争议商标申请注册之前，申请人在与争议商标核定使用商品类似的商品上已注册了相关引证商标一、二、三，且前述已就商标近似性问题作出认定，并已依据2013年《商标法》第三十条给予其保护，故本案不再适用2013年《商标法》第三十二条后半款的规定进行审理。
　　三、2013年《商标法》第十九条第四款之规定作为一条强制性的法律规范，其目的就在于禁止商标代理机构在代理服务之外的商品或服务上申请注册商标。如果允许将商标代理机构申请的非代理服务商标于申请日后通过变更企业经营范围的方式视为障碍消除，那么，该条款将失去规制作用，因为一旦该商标申请被受理，商标代理机构都可以通过变更企业经营范围的方式注册非代理服务商标，可能会在客观上起到纵容商标代理机构违背诚实信用原则利用自身业务优势恶意抢注商标的行为。基于以上因素考虑，被申请人虽然主动注销了商标代理机构的备案，并删除了营业范围中的“知识产权服务”项目，但鉴于其在申请注册争议商标时仍为我局备案的商标代理机构，故被申请人的商标注册行为仍违反了2013年《商标法》第十九条第四款的规定。
　　四、2013年《商标法》第十条第一款第（七）项是指商标对其指定使用商品的质量等特点或者产地作了超过其固有程度或与事实不符的表述，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的情形。2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有其他不良影响”是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面的影响的情形，其立法目的在于维护社会公共秩序和利益。本案中，争议商标不存在上述所指之情形，未违反上述规定。
　　五、2013年《商标法》第四十四条第一款所述“以欺骗手段或者其他不正当手段”取得商标注册的情形主要是指系争商标注册人在申请注册商标的时候，采取了向商标行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证据文件，以骗取商标注册行为；或者基于进行不正当竞争、牟取非法利益的目的恶意进行注册的行为。申请人虽主张被申请人违反诚实信用原则申请注册争议商标，违反了上述法律规定，但提交相应的证据不足以证明。故我局对此不予支持。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第十九条第四款、第三十条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:管潇
赵焕菲
刘浩

2020年02月27日