“北吉熊及图”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-08-26

 

关于第12429292号“北吉熊及图”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2020]第0000040665号

   

　　申请人：圣•托斯有限公司
　　委托代理人：北京康信知识产权代理有限责任公司
　　被申请人：宁波江东龙鼎经贸有限公司
　　
　　申请人于2018年10月9日对第12429292号“北吉熊及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：申请人对其名下“TOUS bear”美术作品享有在先著作权，争议商标与申请人在先作品构成实质性近似，严重损害了申请人在先美术作品著作权，申请人通过长期宣传和使用，在中国市场上具有较高的知名度，争议商标的注册易导致消费者的混淆和误认，被申请人属于恶意抄袭申请人在先作品，扰乱了正常的市场竞争秩序。争议商标的注册具有欺骗性，易使公众对商品的质量等特点产生误认，属于以不正当手段抢注他人商标，导致不良的社会影响。请求依据2013年《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款规定，对争议商标宣告无效。
　　申请人提交了以下主要证据（复印件或光盘形式）：1、作品登记证书；2、百度百科对于申请人的介绍；3、申请人美术作品的使用证据、广告宣传材料；4、申请人与日本、韩国等经销商之间的往来票据；5、申请人与中国经销商之间的经销协议、往来票据；6、国家图书馆关于“TOUS”的检索报告；7、申请人在西班牙的版权登记证明及创作手稿介绍；8、类似案件裁定及判决。
　　我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过第1647期《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：争议商标由被申请人于2013年4月15日提出注册申请，2017年3月28日经异议程序核准注册，核定使用在第17类运载工具散热器用连接软管商品上。
　　以上事实有商标档案予以证明。
　　我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。
　　我局认为，申请人请求宣告争议商标无效援引的2013年《商标法》第七条为原则性条款，其具体精神体现在其他条款当中。我局将结合申请人的具体评审理由、在案证据及查明的事实，适用相应的实体条款予以审理。经评议，本案的主要焦点问题为：争议商标的注册是否损害申请人主张的在先著作权 ，从而违反2013年《商标法》第三十二条关于申请商标注册“不得损害他人现有的在先权利”之规定。
　　关于主要焦点问题，判定争议商标的注册是否损害申请人在先著作权，须考虑申请人所述的“TOUS bear”图形作品（以下称涉案作品）是否构成我国著作权法保护的作品、申请人是否对涉案作品享有在先著作权、争议商标与涉案作品是否构成实质性相似及原被申请人是否存在接触涉案作品的可能等因素。首先，申请人所述的涉案作品表现形式独特，具有一定的独创性，构成美术作品，属于我国著作权法保护的作品。其次，由申请人提交的证据7可知，申请人早于争议商标注册申请日在西班牙进行了工业产权登记，同时提交了创作手稿，其后于2016年12月7日在中国进行了著作权登记（证据1），虽然在中国的著作权登记时间晚于争议商标注册申请日，但作为证据链予以考虑，在无相反的证据情况下，我局可以认定申请人对涉案作品享有在先著作权。再次，争议商标图形与涉案作品在构成要素、表现形式、视觉效果等方面高度相近，已构成著作权法意义上的实质性相似。最后，申请人提交的媒体报道等证据可以证明，在争议商标申请日之前，国内媒体已对涉案作品进行过相关报道，故我局有充分理由可以认定被申请人申请注册争议商标时有接触到申请人上述涉案作品的可能性。综上，被申请人未经申请人许可或同意，将与申请人在先作品构成实质性相似的图形作为争议商标申请注册，其行为违反2013年《商标法》第三十二条关于申请商标注册“不得损害他人现有的在先权利”之规定。
　　另，申请人并未对其请求宣告争议商标无效援引的2013年《商标法》第三十条的理由进行阐述，并未提出明确的在先引证商标，我局对申请人该项理由不予支持。
　　2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指的“带有欺骗性”是指商标对其指定使用的商品或服务的质量等特点作了与事实不符的表示，容易使公众对商品或服务的质量等特点产生错误的认识。2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所指的具有不良影响是指商标本身的图形、文字或其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。我局经评审认为，尚无充分理由可以认定争议商标存在上述情形，申请人依据上述条款的相关主张不能成立。
　　2013年《商标法》第四十四条第一款所禁止的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形涉及的是撤销商标注册的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或公共利益，或是妨碍商标注册管理秩序的行为。我局经评审认为，尚无充分证据证明被申请人申请注册争议商标的行为属于上述情形，申请人依据上述条款的相关主张不能成立。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:张博慈
李钊
孙建新

2020年02月27日