注册号：16895711 - 商评字[2020]第0000023011号 - 申请人：北京新东方迅程网络科技股份有限公司；北京德信东方网络科技有限公司
时间：2020-08-27
关于第16895711号“哆呐DUO NA”商标
无效宣告请求裁定书
商评字[2020]第0000023011号
申请人：北京新东方迅程网络科技股份有限公司；北京德信东方网络科技有限公司
委托代理人：北京华云诺知识产权代理有限公司
被申请人：石超
委托代理人：广州谷诚知识产权代理有限公司
申请人于2018年07月25日对第16895711号“哆呐DUO NA”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、“多纳”是申请人独创品牌，被申请人原为申请人申请人员工，在劳动合同存续期间，明知申请人在先使用商标的情况下擅自注册申请人商标，违反了诚实信用原则，主观恶意明显。二、争议商标与申请人在先注册的第12252270号“酷学多纳”商标（以下称引证商标）构成使用在类似服务上的近似商标 商标转让。三、争议商标构成对申请人在先使用并有一定影响商标的抢注，被申请人对申请人多纳商标进行模仿并在多个类别上注册，侵害了申请人合法权益，扰乱了商标注册管理秩序。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第十五条、第三十条、第三十二条规定，请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据：
1、争议商标与引证商标信息；2、争议商标原申请人信息；3、石超劳动合同等信息；4、申请人商标申请及注册情况；5、申请人商标使用情况等证据。
被申请人答辩的主要理由：争议商标与引证商标区别明显，未构成近似，两商标指定服务不类似。被申请人与申请人为合伙人关系，争议商标未构成对申请人商标的抢注。请求维持争议商标注册。
被申请人提交了以下主要证据：商标使用情况。
经审理查明：
1、争议商标由北京精英创想教育科技有限公司于2015年5月7日提出注册申请，后于2016年7月7日核准注册，核定使用在第35类“广告、商业管理辅助、特许经营的商业管理、进出口代理”等服务上，2018年经我局核准转让予被申请人。
2、引证商标由北京新东方迅程网络科技有限公司于2013年3月12日申请注册，2014年8月14日获准注册，核定使用在第35类电视广告、市场营销等服务上，2018年由我局核准转让予北京德信东方网络科技有限公司。至我局审理本案时，该公司以书面方式声明承受相关主体地位，参加后续评审程序并承担相应的评审后果，故我局将之列为申请人。
以上事实由商标档案及当事人提交的证据予以佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改条款实施前已取得注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用现行《商标法》。
争议商标中文文字“哆呐”与引证商标“酷学多纳”在文字构成、呼叫等方面相近，构成近似；争议商标指定使用的广告、进出口代理、替他人推销、市场营销、计算机数据库信息系统化服务与引证商标核定使用的电视广告、市场营销等服务属于同一种或类似服务，争议商标与引证商标并存于上述同一种或类似服务上易导致消费者对于服务来源产生混淆误认，已构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标 商标转让。争议商标核定使用的其余服务与引证商标核定使用服务不属于类似服务，在其余服务上争议商标与引证商标未构成使用在类似服务上的近似商标 商标转让。
申请人称争议商标注册违反了《商标法》第十五条规定并提交了相关证据，但该条款成立的必要条件之一为系争商标指定使用在与被代理人、被代表人的商标相同或者类似的商品上或系争商标指定使用在与他人在先使用商标相同或者类似的商品上；本案中申请人提供的证据显示其商标主要使用在教育、培训等服务上，与争议商标核定使用的广告、会计等服务不属于同一种或类似服务，故申请人主张争议商标的注册违反了《商标法》第十五条规定的主张缺乏充分事实依据，我局对此不予支持。
本案中，申请人提交的证据尚不足以证明其将“多纳”系列商标在争议商标申请日之前使用在商业管理辅助、会计等服务上并已具有一定影响。故本案中尚难以认定争议商标的注册违反《商标法》第三十二条所指以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标之规定。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
申请人其他理由因缺乏充分事实依据难以成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条、《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我局裁定如下：
争议商标在广告、进出口代理、替他人推销、市场营销、计算机数据库信息系统化服务上予以无效宣告，在其余服务上予以维持。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
合议组成员:段莉
田益民
张世莉
2020年02月19日
