“HANKOOK”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-08-29

 

关于第5258035号“HANKOOK”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2018]第0000011033号重审第0000000652号

   

　　申请人：韩国轮胎全球株式会社
　　委托代理人：北京派德铭知识产权代理有限公司
　　被申请人：苏万良
　　
　　申请人不服我局商评字[2018]第0000011033号《关于第5258035号“HANKOOK”商标无效宣告请求裁定书》，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院作出（2018）京73行初字6308号行政判决书，判决撤销被诉裁定，并责令我局重新作出裁定。该判决已发生法律效力。我局依法重新组成合议组进行了审理。
　　法院判决认为，在争议商标申请注册前，韩国轮胎全球株式会社的第3990235号“HANKOOK”商标构成车辆轮胎商品上的驰名商标，第三人（即被诉裁定中的被申请人）主观恶意明显，故争议商标违反了2001年《商标法》第十三条第二款的规定。
　　申请人复审的主要理由：
　　1、申请人的“HANKOOK及图”商标已被认定为驰名商标，争议商标是对申请人驰名商标的复制摹仿，违反了《商标法》第十三条第三款的规定。
　　2、争议商标与申请人的第3990235号“HANKOOK及图”商标（以下称引证商标一）、第3990248号“HANKOOK及图”商标（以下称引证商标二）已构成使用在类似商品上的近似商标 商标转让。
　　3、争议商标与申请人英文商号相同，争议商标的注册使用损害申请人的在先商号权。
　　4、被申请人主观恶意明显，其注册使用争议商标的行为违反了诚实信用原则。
　　综上，申请人请求依据《商标法》第七条、第十条第一款第（七）、（八）项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，请求宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据（以下证据以光盘及复印件形式提交）：
　　1、被申请人的相关证据；
　　2、在先案例裁定书；
　　3、申请人名称变更证明、翻译，申请人在中国设立的子公司的营业执照及工商档案材料；
　　4、申请人“HANKOOK及图”商标被国家工商行政管理总局认定为驰名商标的批复；
　　5、国际领导人考察申请人中国公司的材料
　　6、申请人及其子公司所获荣誉证书及质量认证材料等；
　　7、申请人参加社会慈善活动的相关证据等；
　　8、申请人商标设计合同的相关证据、申请人品牌升级、改革推广合同的公证认证材料；
　　9、申请人国内外商标注册清单；
　　10、申请人产品图片；
　　11、网络视频宣传片；
　　12、申请人在韩国的相关媒体报道，广告费用证据；
　　13、会计事务所出具的有关申请人部分子公司的财务报表、审计报告、纳税证明等；
　　14、申请人依据行业协会统计做的销售排名；
　　15、国家图书馆有关申请人的检索材料。
　　我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局于2017年8月通过第1564期《商标公告》进行了公告送达，被申请人在我局规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由苏万良于2006年4月3日向商标局提出注册申请，2009年7月7日核准注册，核定使用在第4类汽油等商品上。本案申请人依据《商标法》第七条、第十条第一款第（七）、（八）项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，曾于2015年9月21日对争议商标提出无效宣告请求，我局于2016年6月24日作出商评字（2016）第0000055524号《商标无效宣告请求裁定书》裁定争议商标以维持，该裁定已经生效。
　　2、引证商标一、二均由韩国轮胎株式会社于2004年3月31日申请注册，2006年8月21日被商标局核准注册，使用在第12类车辆轮胎等商品上，后经商标局核准注册人企业名称变更为韩国轮胎全球株式会社，即本案申请人。
　　3、原商标局于2013年12月27日认定韩国轮胎株式会社使用在第12类车辆轮胎、汽车轮胎、汽车内胎商品上的“HANKOOK及图”商标为相关公众所熟知的商标。
　　4、有申请人提交证据可知，申请人通过其设立的主营业务为轮胎销售的在华子公司对车辆轮胎等商品进行持续、广泛和大量销售。2002年至2005年间，申请人在华子公司主营业务始终处于较高水平，纳税金额数额较大，产品销售范围覆盖湖南、吉林等全国多省市。申请人在华子公司生产的轮胎产品销售对象包括海南马自达、现代、福特等多家知名车企。2005年-2006 年该公司轮胎产品生产数量、出口数量等在同行业中占比较高。2003年起申请人通过中央电视台、北京、上海等主要城市电视媒体上投放广告，并在《北京晚报》、《中国橡胶》等报刊杂志上，对其轮胎产品进行大量宣传。
　　5、被申请人除本案争议商标以外，名下还有多件与申请人“HANKOOK”商标高度近似的商标，实际使用中还突显“韩泰石油”、“韩泰润滑油”等标志和宣传文字。
　　以上事实有商标档案及申请人提交证据在案佐证。
　　本案中，争议商标获准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2001《商标法》，本案相关程序问题适用2019年《商标法》。
　　《商标法》第七条是总则性条款，依据双方当事人复审、答辩理由及我委查明事实，本案焦点问题审理如下：
　　首先，依据《商标法》第四十五条第一款的规定，“已注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”本案争议商标于2009年7月7日核准注册，至2017年03月03日本案申请人依据2013年《商标法》第三十条、第三十二条提出无效宣告申请时，已远远超过五年期限。故对申请人该项理由，我局应予以驳回。
　　其次，依据我局查明事实可知，申请人在本案中提供了相关销售合同、发票、广告宣传、荣誉证书等证据，可以证明在争议商标申请日（即2006年4月3日）前，申请人 引证商标一在其第12类车辆轮胎等商品上经过长期、广泛的宣传及商业使用，在广大消费者中享有较高的知名度，已达到相关公众所熟知的程度。争议商标与引证商标一文字构成相同，争议商标指定使用在润滑油等商品上，易使相关公众误认为二者存在某种特定联系，致使申请人的利益可能受到损害。且依据我局查明事实被申请人除本案争议商标以外，名下还有多件与申请人“HANKOOK”商标高度近似的商标，实际使用中还突显“韩泰石油”、“韩泰润滑油”等标志和宣传文字。据此，可以认定被申请人对争议商标的注册具有恶意，因此，争议商标的注册使用已构成2001《商标法》第十三条第二款所指的情形。
　　另，申请人的其他主张，因缺乏事实依据，我局不予支持。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照2001年《中华人民共和国商标法》第十三条第二款、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:徐杭
郭京平
张文

2020年02月11日