“正新”商标无效宣告请求裁定书
时间：2020-09-01
关于第21617124号“正新”商标
无效宣告请求裁定书
商评字[2020]第0000034159号
申请人：厦门正新橡胶工业有限公司
委托代理人：厦门合道联合知识产权事务有限公司
被申请人：李智
申请人于2019年04月03日对第21617124号“正新”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：1、申请人作为中国橡胶轮胎工业龙头企业之一，其“正新”品牌在市场上已具有极强显著性和知名度。申请人第335599号“正新牌”商标、第4086274号“正新”商标（以下分别称引证商标一、二）曾获驰名商标保护。2、争议商标系对申请人驰名商标的复制、摹仿，容易误导公众，损害申请人的权益。3、争议商标与申请人第4611400号“正新”商标（以下称引证商标三）构成使用在类似服务上的近似商标 商标转让。4、被申请人恶意攀附申请人的驰名商标的行为具有“傍名牌、搭便车”以牟取不正当利益之主观恶意，违反了诚实信用原则。综上，申请人请求依据《商标法》第七条第一款、第十三条第三款、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定，对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据：
1、争议商标与引证商标一、二、三档案资料；
2、申请人2010年至2017年年度税收证明；
3、申请人2011年至2017年年度审计报告；
4、申请人2010年至2017年年度综合行业排名证明；
5、申请人所获荣誉等商标知名度证据；
6、申请人广告宣传等商标使用证据；
7、申请人商标获驰名保护证据；
8、申请人侵权保护证据；
9、其他相关证据。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明：
1、争议商标由本案被申请人李智于2016年10月19日提起注册申请，经异议，于2018年12月7日获准注册，核定使用在第37类“清洗，干洗，皮革保养、清洁和修补，皮毛保养、清洁和修补，洗烫衣服，消毒，家具保养，雨伞修理，商品房建造，清洁建筑物（内部）”服务上。
2、引证商标一、二、三的申请时间和注册时间均早于本案争议商标申请日。其中，引证商标一、二分别核定使用在第12类“轮胎，内胎，车辆用轮胎，补内胎用胶粘补片”等商品上，引证商标三核定使用在第37类“建筑信息，采矿，保险库的保养和修理”服务上。截至本案审理之时，引证商标一、二、三均为申请人名下的有效注册商标。
3、引证商标一在第12类“轮胎，内胎”商品上曾于2004年11月在【2004】商标异字第01811号案件中依据《商标法》第十三条的规定获得保护，该案被异议商标申请号为1974620，提出注册申请的时间为2001年10月18日。
4、除本案争议商标外，被申请人还在多个类别的商品和服务上注册了包括“福奈特”等商标在内的共计三百余件商标。
以上事实有商标档案及申请人提交的证据在案佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标在2019年11月1日《商标法》修改条款实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题适用2019年《商标法》。
一、争议商标核定使用的清洗，商品房建造等全部服务与引证商标三核定使用的建筑信息，采矿等服务在服务内容、提供方式、受众群体等方面存在较大差距，不属于类似服务。因此，争议商标与引证商标三未构成2013年《商标法》第三十条所指使用在类似服务上的近似商标 商标转让。
二、关于争议商标是否构成2013年《商标法》第十三条第三款所指情形。首先，据我局查明的事实3，申请人引证商标一曾在商标异议案件中依据2001年《商标法》第十三条的规定获得保护，结合该保护记录以及申请人在案提交的企业经营证据、引证商标广告宣传证据、申请人及其商标所获荣誉证据、引证商标侵权保护证据等，可以证明申请人引证商标一在争议商标申请注册前已在轮胎、内胎商品上被中国相关公众所熟知，且其知名度在争议商标申请注册前仍处于持续状态。其次，争议商标“正新”与引证商标一“正新牌”显著部分文字相同。同时，据我局查明事实4，被申请人申请注册有包括“福奈特”等商标在内的三百余件商标，涵盖的商品和服务类别广泛，已超出正常的商业使用需要，具有一定恶意。因此，虽然争议商标核定使用的清洗等服务与申请人“正新牌”商标赖以知名的轮胎、内胎商品存在较大差距，但综合考虑申请人商标的持续使用和知名度情况及上述案情，我局认为争议商标的注册使用容易误导公众，致使申请人的利益可能受到损害。争议商标的注册已构成2013年《商标法》第十三条第三款所指情形。
三、2013年《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”适用于系争商标的注册有害于社会公共秩序或社会公共利益的情形，本案申请人援引该规定所述具体理由均指向其相对权益，不适用该款规定。
四、2013年《商标法》第七条第一款为原则性规定，其内容已体现在商标法具体条款中，我局已根据当事人提出的事实和理由适用相应的具体条款进行审理，不再对该原则性规定单独另行评述。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第十三条第三款以及2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款和第二款、第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
合议组成员:韦萍
刘胤颖
巫晗
2020年03月07日
