“新大同弹簧”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-09-01

 

关于第14085532号“新大同弹簧”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2020]第0000034047号

   

　　申请人：大同弹簧株式会社
　　委托代理人：上海铭正知识产权代理有限公司
　　被申请人：无锡市新大同弹簧有限公司
　　委托代理人：北京誉扬九州知识产权代理有限公司
　　
　　申请人于2019年03月25日对第14085532号“新大同弹簧”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：申请人是“大同弹簧”的创始人，成立于1947年，是世界上著名的模具弹簧生产商之一，在弹簧领域具有较高的知名度。争议商标构成对申请人在先使用并具有一定影响的“新大同株”、“大同弹簧”商标的恶意抢注。争议商标与申请人关联公司第8846063号“新大同株”商标、第8893786号“新大同株及图”商标（以下称引证商标一、二）构成类似商品上的近似商标 商标转让。争议商标的注册损害申请人的商标权及企业字号权。被申请人的股东辛吕、王薇为申请人关联公司上海太同弹簧有限公司在无锡的代理商，其代理销售申请人弹簧产品。申请人另有第16585539号“大同弹簧”商标（以下称引证商标三）作为引证商标。综上，请求依据2013年《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第十五条、第三十二条、第四十五条等的规定，对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据（复印件形式）：
　　1、上海太同弹簧有限公司国家企业信用信息、大同弹簧株式会社委托事项证明书及商标注册资料；
　　2、申请人报纸、杂志上的广告宣传资料；
　　3、印刷合同及发票；
　　4、申请人关联公司所获荣誉；
　　5、申请人关联公司与辛吕等之间往来的收条、销售统计、对账单、发货通知单、退货清单及被申请人的行政处罚决定书；
　　6、本案争议商标的异议决定书；
　　7、被申请人网络上宣传资料的公证书等。
　　被申请人答辩的主要理由：争议商标与申请人关联公司引证商标不构成类似商品上的近似商标 商标转让。争议商标经过被申请人使用具有较高的知名度。申请人与被申请人之间不存在代理关系，因此，争议商标的注册未违反《商标法》第十五条的规定。被申请人受到行政处罚源于其宣传不当，并不涉及到本案争议商标。综上，请求将争议商标予以维持。
　　针对被申请人的答辩，申请人在规定期限内未提出质证意见。
　　经审理查明：1、争议商标由被申请人于2014年2月27日申请注册，于2017年5月14日经异议程序取得注册，核定使用在第6类锁簧、钢丝、金属轨道、金属水管商品上，商标专用期自2015年6月14日起至2025年6月13日止。
　　2、引证商标一、二由上海太同弹簧有限公司早于争议商标申请日申请注册，核定使用在第7类加工塑料用模具、汽车油泵、磨刀机、弹簧（机器零件）等商品上，引证商标三由申请人于2015年3月27日申请注册，核定使用在第7类弹簧(金属制品)等商品上，上述引证商标目前均为有效注册商标。
　　以上事实由商标档案在案予以佐证。
　　我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。
　　我局认为，引证商标三的申请日期为2015年3月27日，其注册申请日晚于争议商标，基于商标注册管理的申请在先原则，该商标不能成为据以宣告本案争议商标无效的在先权利障碍。申请人提交的证据1显示，申请人为引证商标一、二所有人的股东，且申请人授权委托引证商标一、二所有人对其商标等相关权利进行维权，故可以证明申请人与引证商标一、二之间存在利害关系，故申请人可以据此提出针对争议商标的无效宣告申请。针对申请人提出的争议商标与申请人关联公司引证商标一、二构成类似商品上的近似商标 商标转让的主张，我局根据申请人的理由将其对应于2013年《商标法》第三十条予以审理。
　　一、关于争议商标与引证商标一、二是否构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标 商标转让。我局认为，本案中，争议商标核定使用的锁簧、钢丝、金属轨道、金属水管商品与引证商标一、二核定使用的加工塑料用模具、汽车油泵、磨刀机、弹簧（机器零件）等商品不属于同一种或类似商品，争议商标与引证商标一、二在上述商品上共存，不易导致相关公众对商品的来源产生混淆和误认。因此，争议商标与引证商标一、二未构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标 商标转让。
　　二、关于争议商标的注册是否违反了2013年《商标法》第三十二条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定。我局认为，2013年《商标法》第三十二条对于在先使用商标的保护是以该商标在争议商标的注册申请日之前已经在与争议商标使用的商品相同或与之相类似的商品上使用，并为一定范围内相关公众所知晓为适用条件。本案中，申请人提交的广告宣传资料等证据所显示的商品与争议商标核定使用的商品不属于同一种或类似商品，故综合申请人提交的在案证据不足以证明通过宣传、使用，申请人将“新大同株”、“大同弹簧”作为商标在争议商标核定使用的商品或类似商品上在先使用并具有一定影响。因此，申请人关于争议商标系以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的主张缺乏事实依据，我局不予支持。
　　三、关于争议商标的注册是否损害了申请人的在先商号权，从而违反了2013年《商标法》第三十二条关于“不得损害他人在先权利”之规定。我局认为，本案中，2013年《商标法》第三十二条关于对他人在先商号权的保护，应以他人商号在争议商标申请注册前已通过使用在相关公众中具有较高知名度为基本事实依据。本案中，综合申请人提交的证据不能证明其商号“大同”在争议商标申请日前在锁簧、钢丝等商品上在中国公众中具有一定知名度，不能认定争议商标的申请注册会使相关公众将之与申请人商号相联系，进而对商品来源产生混淆和误认，损害申请人的商号权。因此争议商标的注册未构成对申请人商号权的损害，从而违反2013年《商标法》第三十二条损害他人在先权利之规定。
　　四、关于争议商标的注册是否构成了2013年《商标法》第十五条规定的不予注册并禁止使用之情形。我局认为，申请人提交的证据5虽可证明申请人关联公司上海太同弹簧有限公司与被申请人法定代表人名字相同的辛吕之间曾就弹簧商品有过贸易往来，但争议商标核定使用的锁簧、钢丝等商品与申请人关联公司商标核定使用的弹簧商品不属于同一种或类似商品，因此，争议商标的注册未构成2013年《商标法》第十五条第一款、第二款之规定。
　　依照2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以维持。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:赵爽
李钊
刘辰

2020年03月06日