“FROZEN”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-09-01

 

关于第18090884号“FROZEN”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2020]第0000031977号

   

　　申请人：迪士尼企业公司
　　委托代理人：贝克麦坚时知识产权代理（北京）有限公司
　　被申请人：武汉冰雪奇缘餐饮有限公司
　　
　　申请人于2019年03月13日对第18090884号“FROZEN”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：“FROZEN”（《冰雪奇缘》）动画电影字2014年2月在中国上映以来，通过申请人及其母公司和关联公司的大量宣传和使用，已经在中国消费者建立了较高的知名度和影响力，相关公众已经将“FROZEN”“冰雪奇缘”名称与申请人紧密联系在一起。争议商标侵犯了申请人对“FROZEN”美术作品拥有的在先著作权。申请人对“FROZEN”（《冰雪奇缘》）动画电影名称带来的商业价值具有无可争议的在先权益，争议商标构成对申请人知名电影名称“FROZEN” 的复制和抄袭，具有欺骗性，会导致相关公众对服务来源产生混淆和误认，且被申请人字号与申请人电影名称完全相同，被申请人对申请人电影熟知，具有复制和抄袭申请人电影名称的一贯恶意，其目的显然是为了利用申请人品牌的知名度和影响力，搭便车，为自己牟利。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条、第三十二条、第十条第一款第（七）、（八）项、第四十四条第一款的相关规定，宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据（光盘）：
　　1.关于申请人的相关宣传报道；
　　2.申请人所获荣誉；
　　3.相关电影的宣传、介绍及影评；
　　4.图书馆检索报告；
　　5.相关产品的网页截图；
　　6.著作权登记证书；
　　7.相关公证书、裁定、判决；
　　8.被申请人公司信息及其名下商标品牌信息等。
　　我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：争议商标是由被申请人于2015年10月19日提出注册申请，指定使用在第35类“广告宣传；商业管理辅助；进出口代理”等服务上，经审查于2016年8月20日予以初步审定并公告，后经异议决定准予注册，2018年1月28日进行注册公告，其专用期限至2026年11月20日。
　　以上事实有商标档案在案予以佐证。
　　我局认为，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用2013年《中华人民共和国商标法》（以下简称2013年《商标法》），相关程序问题仍适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第七条关于诚实信用原则的规定属于总则性规定，针对申请人称争议商标的注册违反诚实信用原则的主张我局将根据申请人的具体评审理由并适用相应的实体条款予以审理。根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题可归纳为以下几点：
　　一、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”。首先，“在先权利”包括著作权（版权）。《著作权法》所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。本案中，“FROZEN”作品中文字部分“FROZEN”设计较为简单，并不构成著作权法保护的客体，故争议商标未侵犯申请人的著作权。
　　其次，申请人还主张争议商标的注册侵犯了申请人对“FROZEN”（《冰雪奇缘》）动画电影名称带来的商业价值具有的在先权益。具体到本案中，申请人提交的在案证据可以证明其动画电影中文名称“冰雪奇缘”、外文名称“FROZEN”在争议商标申请日前已经在中国大陆地区进行了广泛的宣传，并已公映，“冰雪奇缘”、“FROZEN”作为申请人知名影片名称已为相关公众所了解，具有一定知名度。而且，该知名度的取得是申请人创造性劳动的结晶，其所带来的商业价值和商业机会也是申请人投入大量劳动和资本所获得。因此，“FROZEN”作为在先知名的电影名称应当作为在先“商品化权益”得到保护。本案中，争议商标“FROZEN”与申请人上述电影外文名称“FROZEN”已构成实质性近似。随着动画电影“FROZEN”的宣传推广及公映，该电影名称 “FROZEN”已为相关公众所了解，具有一定知名度，“FROZEN”作为电影名称亦被使用在电影作品衍生服务上，本案争议商标指定使用在广告宣传、进出口代理、替他人推销等服务上 ，上述服务亦可以成为电影作品衍生物之一。在此情况下，争议商标在其核定服务上注册使用，易使相关公众认为服务来源于申请人或与申请人有密切关联性，进而对服务来源产生混淆误认。被申请人申请注册争议商标利用了申请人知名电影“FROZEN”的知名度及影响力，挤占了申请人基于该电影名称而享有的市场优势地位和交易机会，故争议商标的注册损害了申请人对“FROZEN”电影名称享有的在先商品化权益，违反了2013年《商标法》第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。
　　二、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）、（八）项之规定。2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指的“带有欺骗性，容易使相关公众对商品的质量等特点或产地产生误认”的标识主要指系争商标故意夸大商品或服务的功能、作用，欺骗消费者，容易使公众对商品和服务的质量等特点或者产地产生误认。本案申请人的主张不属于该条款所指情形。2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案申请人的主张不属于该条款所指情形，且本案争议商标本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响，因此争议商标不属于2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所指情形。
　　三、2013年《商标法》第四十四条第一款规定的“以欺骗或者其他不正当手段取得注册”主要是指，系争商标注册人在申请注册商标的时候，采取了向商标行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证据文件，以骗取商标注册行为；或者以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。申请人在本案中证明争议商标存在上述情形的证据不足，故我局对申请人该项主张不予支持。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:张玲
徐鲁寅
薛寅君

2020年03月06日