被告在“灯”上使用“沃尔玛”不侵权，只因案外人已注册成商标？

时间：2018-08-29

近日，最高院“YKK”商标异议复审行政纠纷再审判决再一次引起业界对驰名商标跨类保护范围这一话题的热议。一般讨论驰名商标跨类保护范围主要关注的是商品之间的跨度，本文关注的是驰名商标跨类保护的另一种特殊情形，即在商标侵权案件中，原告主张驰名商标跨类保护至被告使用的商品上，但案外人已在与被诉商品相同或类似的商品上注册相同或近似的商标时，原告驰名商标能否在被诉商品上获得跨类保护？这个问题起源于“沃尔玛”商标侵权案件。

1996年原告美国沃尔玛公司在第35类“替他人推销”服务上申请注册“沃尔玛”商标，该商标经过使用，在我国具有较高知名度。后续原告陆续在多个类别的商品和服务上注册了“沃尔玛”商标，但未在第11类“灯”上进行申请注册。

2000年，案外人广东顺德康福尔电器厂在第11类“灯”类商品上向我国商标局申请注册了“沃尔玛WOERMA及图”商标。

2004年原告诉被告童小菊商标侵权及不正当竞争，被诉侵权行为包括：1.被告注册了中山“沃尔玛”灯饰厂；2.被告注册了www.woerma.com.cn 域名；3.被告在“灯”类商品上使用了“沃尔玛”商标。

法院认定被告使用“沃尔玛”商标不构成对原告商标权的侵犯，最终仅判决被告停止上述被诉侵权行为1、2。理由是，当驰名商标试图跨入到其他未注册的类别领域，而该领域已有他人注册相同的商标时，驰名商标跨入该类别领域应当受到限制。因案外人广东顺德康福尔电器厂在第11类“灯”类商品上注册了“沃尔玛”商标，故原告的“沃尔玛”驰名商标在第11类“灯”类商品上的权利范围受到限制，原告的“沃尔玛”商标虽然驰名，但其既不能在第11类“灯”类商品上使用，也不能禁止他人在该相同或类似商品上使用“沃尔玛”商标。因此，被告生产、销售带有“沃尔玛”商标的灯，并没有侵害原告“沃尔玛”驰名商标的所有权。



“沃尔玛”案件引起了广泛的争议。

与“沃尔玛”案判决持相反观点的人认为，美国沃尔玛公司已注册的“沃尔玛”驰名商标在第11类灯具商品上不具有专用权，只应产生禁用权扩张的效力，其在该类别商品上并不能排斥已存在的案外人的商标专用权。美国沃尔玛公司驰名商标跨类保护产生的禁用权效力与案外人已存在的注册商标的禁用权并不冲突，也不矛盾。前者来源于驰名商标跨类保护的效力，后者来源于注册商标的自身效力。两者各自独立存在，在禁止他人侵权的问题上前者并不损害后者，也不会使后者“大打折扣”。因此，驰名商标禁用权的扩张不应受其所跨类别上存在注册商标的限制，但不能对抗在该类别上的注册商标人的权利。

支持“沃尔玛”案判决的人认为，在他人已在相同或类似商品上注册了商标的情况下，除依法撤销该注册商标外，只要该注册商标合法存续，该相同或者类似商品领域已将其他类别商品上的驰名商标的排斥力排除在外，其他类别商品上的驰名商标的权利触角已无法进入该领域，也即这种注册商标构成了驰名商标进入该领域的实质性障碍。在已有该根本性障碍的情况下，该相同或者类似商品属于该注册商标专用权的排斥力范围，不宜再让其他商品类别上的驰名商标介入。

由于商标注册审查以《类似商品和服务区分表》作为判断商品是否相同或类似的依据，不考虑其他已注册商标的知名度，因此至少在一段时间内会出现相同或近似标识在不同类别商品上注册的客观情况。另外，有的商标被不同主体在不同类别商品上的使用，已经具有较高知名度，形成各类别商品上知名度较高的商标共存的局面，例如分别在汽车、润滑油、葡萄酒商品上注册并使用的“长城”商标。

一般情况下，不同注册商标自用权互不干涉，禁用权来源于自用权，商标因其显著性、知名度不同其禁用权范围有大有小，不同类别商品或服务的相关公众可能存在不同程度的交叉重合，因此不同商标禁用权范围存在一定程度的重叠也是常见的。

小编认为，上述争议实质问题为“是否允许不同权利人所享有的商标禁用权出现交叉重叠”，现实中，驰名商标禁用权与案外人注册商标禁用权出现交叉重叠并不少见，如果均以“沃尔玛”案裁判思路认定被告不侵犯原告驰名商标权，必然给驰名商标保护造成不合理的障碍，最终也难以遏制“傍名牌”的侵权行为。