关于第20154213号“陈氏谷山粉”商标不予注册复审决定书

时间：2020-08-03

 

关于第20154213号“陈氏谷山粉”商标

不予注册复审决定书

商评字[2020]第0000164685号

   

　　申请人：广西桂平市龙威食品有限公司
　　委托代理人：北京语恒国际知识产权代理有限公司
　　原异议人：桂平市陈氏客家谷山石磨粉店
　　
　　申请人不服我局(2018)商标异字第0000054538号不予注册决定，于2018年12月10日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
　　原异议人主要异议理由：一、“谷山粉”是原异议人在先使用并具有一定影响力的商标及商号，申请人申请注册被异议商标与原异议人的商标及商号高度近似，申请人以不正当手段抢先注册，严重违反了诚实信用原则。被异议商标如获准注册将严重损害原异议人的在先权利，并将损害消费者的利益，造成市场混乱及产生不良社会影响。二、被异议商标与原异议人在第43类餐饮服务上申请注册的“谷山粉”、“谷山石磨粉”文字构成高度近似、排列顺序相同，且使用服务一致，被异议商标的申请注册易使消费者误认前述商标来源于关联主体，造成混淆，被异议商标与原异议人的商标构成使用在类似服务上的近似商标。因此，依据《商标法》第七条、对十五条第二款、第三十二条、第三十三条、《反不正当竞争法》第二条的规定，请求对被异议商标不予核准注册。
　　原异议人提交了以下主要证据：
　　1、个体工商户营业执照及经营者的身份证资料；
　　2、“谷山粉”发展历史实地考察资料、创始人及发展历程证明；
　　3、相关家族成员及店面的资料；
　　4、家族成员关系图、家谱部分名单；
　　5、有关人员的证言及身份证资料；
　　6、电视台的证明及视频截图；
　　7、谷山粉旧粉厂的资料；
　　8、联合签名资料；
　　9、工商局的有关证明；
　　10、经营店面的资料及资质证明资料。
　　申请人在异议阶段提交了相应的答辩意见。
　　不予注册决定认为：被异议商标“陈氏谷山粉”指定使用在第43类“饭店、动物寄养”等服务上。原异议人引证在先注册的第16650335号“谷山粉及图”商标、第16650710号“谷山石磨粉及图”商标（以下称引证商标一、二）核定使用在第43类“饭店”、“茶馆”等服务上。原异议人提供的证据可以证明，古山粉的制作是陈氏家族代代相传留下来的手艺，且本案双方当事人均认可，双方皆为陈氏后代。被异议商标完整包含原异议人引证商标显著部分“古山粉”，即便前面加上“陈氏”二字，亦不足以与原异议人引证商标相区分，故双方商标构成近似商标。被异议商标指定使用的“快餐馆、自助餐馆、茶馆、餐馆、饭店、餐厅、自助餐厅”服务与原异议人引证商标核定使用服务属同一种或类似服务，被异议商标指定使用在上述服务上，与原异议人引证商标构成使用于同一种或类似服务上的近似商标，并存使用易造成相关公众混淆。被异议商标指定使用的其他服务与原异议人引证商标核定使用的服务不属于类似服务，被异议商标使用在非类似服务上，可以起到区别服务来源的作用。故依据《商标法》第三十条、第三十五条及《商标法实施条例》第二十八条规定，对被异议商标在“快餐馆;自助餐馆;茶馆;餐馆;饭店;餐厅;自助餐厅”服务上不予注册，在其余服务上准予注册。
　　申请人复审的主要理由：一、被异议商标与引证商标一、二在含义、整体外观等方面区别明显，原异议人提交的相关证据材料不足以证明在被异议商标申请日前，其引证商标具有较高的知名度与影响力，其证明力值得商榷，不应予以采纳，被异议商标的申请注册并没有违反《商标法》第三十条的规定。二、被异议商标为申请人独创，具有较强的显著性，其注册申请是基于保护知识产权的善意目的，不存在任何主观恶意行为，不会损害申请人的无形资产，无任何不良影响，争议商标并没有违反《商标法》第七条、第十条第一款第（八）项的规定。故请求对被异议商标予以核准注册。
　　我局向原异议人寄送的参加不予注册复审通知书被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，原异议人在我局规定期限内未提交意见。
　　经复审查明:一、被异议商标由申请人于2016年5月31日在第43类餐厅等服务上提出注册申请，被初步审定并公告后，被本案原异议人提出异议，经审理对被异议商标在“自助餐厅;餐厅;饭店;餐馆;茶馆;自助餐馆;快餐馆”服务上的注册申请不予核准注册，在其余服务上的注册申请予以核准。申请人不服，向我局提出复审申请。
　　二、引证商标一由本案原异议人于2015年4月7日在第43类饭店等服务上提出注册申请，于2016年5月28日获准注册。本案申请人对引证商标一提出无效宣告申请，经北京知识产权法院、北京市高级人民法院审理，认为引证商标一的注册申请违反了《商标法》第十一条第一款第（三）项的规定，我局于2020年4月30日作出商评字[2019]第0000043187号重审第0000002125号无效宣告请求裁定书，对引证商标一予以宣告无效，该裁定尚未生效。
　　二、引证商标二于2015年4月7日由本案原异议人于2015年4月7日在第43类饭店等服务上提出注册申请，于2016年5月28日获准注册，专用权止于2026年5月27日。
　　以上事实由商标档案在案佐证。
　　《商标法》第七条为总则性条款，其具体内容以及《反不正当竞争法》第二条规定的立法精神已在《商标法》的具体规定中有所体现，因此，根据当事人陈述的理由、证据及查明事实，我局对本案焦点问题归纳并审理如下：
　　一、被异议商标与引证商标一、二是否构成《商标法》第三十条所指的使用在类似服务上的近似商标。对此，我局认为：本案被异议商标完整包含了引证商标一的主要识别部分“谷山粉”，且与引证商标二文字含义 、呼叫相近，考虑到申请人的字号即带有“陈氏”二字，故被异议商标整体与引证商标二不易区分，因此，被异议商标与引证商标一、二已构成近似商标；被异议商标指定使用的餐厅、饭店等服务与引证商标一、二核定使用的餐厅、饭店等服务在服务内容、服务对象等方面相近，属于同一种或类似服务。被异议商标与引证商标一、二共同使用在上述同一种或类似服务上，易引起相关公众的混淆和误认，已构成使用在同一种或类似服务上的近似商标。引证商标一的权利状态对本案不产生实质性影响。虽然本案申请人与原异议人均为陈氏后代，均有制作“谷山粉”的技艺并对该技艺进行传承，但《商标法》授权制度为在先申请原则，在原异议人在餐厅等服务已有在先申请并注册的引证商标一、二的情况下，对在后申请且与引证商标一、二相近似的被异议商标不应核准注册。但本案申请人作为陈氏后代，在并不与引证商标一、二相混淆的情形下，申请注册相区别的其他商标并无不妥。
　　二、被异议商标的申请注册是否损害了申请人的在先字号权，是否构成以不正当手段抢先注册申请人在先使用并有一定影响商标的情形，从而违反了《商标法》第三十二条的规定。对此，我局认为：本案中，原异议人提交的证据虽然可以证明其连同陈氏的其他后代，开设了多家经营“谷山粉”的店面，但尚不足以证明其字号经过使用已具有一定的知名度；同时，该条款所指“在先使用并有一定影响”的商标为未注册商标，鉴于本案申请人已在先在类似商品上注册了引证商标，且我局已适用《商标法》第三十条对其商标予以保护，故本案不适用该条款的规定。
　　另，《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有其他不良影响”是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面的影响的情形，其立法目的在于维护社会公共秩序和利益。本案中，被异议商标不存在对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形。
　　《商标法》第十五条第二款亦是对未注册商标的保护，鉴于本案原异议人已在类似服务上在先注册了引证商标一、二，故本案不适用《商标法》第十五条第二款的规定进行审理。
　　综上，申请人所提复审理由不成立。
　　依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我局决定如下：
　　被异议商标在复审的“ 自助餐厅,餐厅,饭店,餐馆,茶馆,自助餐馆,快餐馆”服务上不予核准注册。
　　申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:贾玉竹
洪强
苑雪梅

2020年06月18日