关于第10087133号“上海故事”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-08-03

 

关于第10087133号“上海故事”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2020]第0000161188号

   

　　申请人：北京扬嘉裕如知识产权代理有限公司
　　被申请人：上海故事丝绸发展有限公司
　　委托代理人：北京金杜知识产权代理有限公司
　　
　　申请人于2019年09月25日对第10087133号“上海故事”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、争议商标“上海故事”含有直辖市名称上海，是共有领域的词汇，有明确的含义，争议商标使用在指定的商品上会使相关公众认为商标描述了地理产源，缺少固有显著性，争议商标在使用中不能排除地理描述性，不能通过使用获得显著性，因此争议商标不能形成“整体上具有区别于地名的含义”，不能突破《商标法》第十条第二款获得注册。二、争议商标的注册会使注册人对上海地名享有以注册商标形式的独占使用权，使同一地区的同业经营者处于不公平的地位，损害同业竞争者的利益，争议商标的使用和注册会对公共利益产生不良影响，应该受到《商标法》第十条第一款第（八）项的限制。三、对含有地名商标“上海故事”能否注册，北京高院对不同主体的两件相同的上海故事商标发出了两份意见截然相反的判决书，可见，对“上海故事”商标的可注册性存在不同认识，导致个案适用标准不统一。复审商标的注册不是依据客观的法律标准，不能使人信服。四、争议商标的注册会使注册人滥用商标权利，在自己原本没有做出贡献的市场领域里抢占其他经营主体的市场份额，破坏公平竞争。“上海故事”不是被申请人的独创词汇，被申请人对“上海故事”没有在先权利，被申请人不能排除其他人使用“上海故事”商标。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第十条第一款第（八）项、第十条第二款的规定，对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据：1、（2014）高行终字1620号行政判决书；2、（2014）高行（知）终字2946号行政判决书；3、《地名商标中“其他含义”的法律解释》的文章摘选；4、《商标授权确权的司法审查》的书籍摘选；5、“上海故事”丝绸围巾已经成为上海故事这个城市的标记性礼物之一的网络资料；6、携程网上海故事某机场店铺顾客点评；7、影视作品、学士论文和新闻媒体对“上海故事”词语的使用情况；8、2003年他人申请注册“上海故事”商标档案；9、争议商标的异议决定书；10、“上海故事”驳回复审决定书；11、被申请人申请注册“上海故事”商标列表。
　　被申请人答辩的主要理由：一、争议商标本身具有显著性，“上海故事”整体传递出一种具有历史情怀和地域特色的文化含义，形成了不同于“上海”地名的含义，且整体已形成强于作为地名的含义，不会误导公众。二、争议商标经过多年使用已经建立了极高的知名度，且经长期使用获得了更强的显著性，进一步增强了商标识别作用，与被申请人形成了对应关系。“上海故事”由被申请人使用在围巾等商品上，并不会阻碍其他市场主体对“上海故事”四字的合理使用。被申请人对从未意图独占“上海”这一地名，更没有损害同业竞争者利益。三、被申请人在争议商标时以实际使用为目的，并非是抄袭他人品牌或为扰乱商标注册秩序牟取不正当利益，被申请人不具有主观恶意。综上，请求对争议商标予以维持注册。
　　被申请人提交了以下主要证据：1、在先注册商标信息、类似商标注册信息；2、行政判决书、驳回复审决定书；3、被申请人品牌发展历程介绍；4、上海故事品牌产品介绍小册子；5、“上海故事”部分直营店、合作店清单；6、相关裁定书、判决书；7、被申请人作品登记证书。
　　针对被申请人的答辩，申请人的质证意见与申请理由基本一致。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2011年10月20日申请注册，经异议核准注册，注册公告刊登在2017年2月14日第1539期《商标公告》上，指定使用在第25类围巾等商品上。
　　2、北京市高级人民法院在（2014）高行（知）终字第2946号行政判决书中认定本案争议商标虽含有“上海”，但已超出了仅表示其标识的产品来自于上海这一行政区划的地域来源作用，并不会使相关公众产生对产地的认知，并非不得作为商标注册的地名标志。
　　3、广州威戈品牌管理有限公司曾依据《商标法》第十条第二款、第十条第一款第（八）项等规定请求宣告争议商标无效，我局作出商评字[2018]第0000225166号无效宣告请求裁定书，维持争议商标注册，该裁定已发生法律效力。
　　上述事实有商标档案、相关裁定书在案佐证。
　　本案争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往原则，实体问题应适用2013年《商标法》，本案的相关程序问题仍适用2019年《商标法》。
　　经合议组评议，我局认为，
　　申请人主张争议商标的注册违反了《商标法》第十条第一款第（八）项、第十条第二款规定。《商标法实施条例》第六十二条规定：“商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。”根据上述查明事实，广州威戈品牌管理有限公司曾就争议商标违反《商标法》第十条第一款第（八）项、第十条第二款相关规定的主张提出过评审请求，而我局已作出维持争议商标注册的裁定，广州威戈品牌管理有限公司对我局作出的裁定未提起诉讼，该裁定已经生效。本案申请人再次根据《商标法》上述规定提出评审申请，且未形成新的事实和理由，且申请人提交的证据尚不足以推翻原裁定结论。鉴于此，申请人已违反了《商标法实施条例》第六十二条的规定，我局对申请人上述申请理由依法予以驳回。
　　申请人的其他理由非本案审理范围，我局不予评述。
　　综上，申请人无效宣告理由不成立。
　　依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以维持。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:杨丰璟
覃莎莎
侯文健

2020年06月15日