近似商标_注册商标_“somfy”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-08-06

 

关于第11641974号“somfy”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2017]第0000147039号重审第0000002380号

   

　　申请人：法国尚飞公司
　　委托代理人：北京市集佳律师事务所
　　被申请人：黄创利
　　
　　申请人不服我局商评字（2017）第0000147039号《关于第11641974号“somfy”商标无效宣告请求裁定书》，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院作出（2018）京73行初3859号行政判决书，判决撤销被诉决定，并责令我局重新作出裁定。我局不服一审判决，向北京市高级人民法院（以下称北京高院）提起上诉。北京高院作出（2019）京行终5755号行政判决书，判决驳回上诉，维持原判。该判决已发生法律效力。我局依法重新组成合议组进行了审理。
　　北京知识产权法院判决认为，我局关于《商标法》第三十条、第十三条第三款、第三十二条之商号权、第四十四条第一款的认定正确。申请人的无效宣告理由包括《商标法》第三十二条前半段之著作权，我局应就此进行重新审理，法院不宜对该部分进行直接评述。
　　北京高院判决认为，驳回申请人关于《商标法》第三十条、第三十二条之商号权、第十三条第三款、第十条第一款第（七）项、第四十四条第一款的上诉请求。
　　申请人在评审阶段向我局提交了以下主要证据（均为复印件）：
　　1、申请人的官网信息、部分报价手册、宣传册；
　　2、“尚飞”在中国期刊全文数据库、慧科中文报纸数据库的检索结果及相关报道；
　　3、申请人的部分媒体推广报道；
　　4、申请人的部分广告协议、广告页、发票、付款单等；
　　5、申请人的部分参展合同、宣传材料、照片等；
　　6、网络上关于申请人智能体验中心的介绍；
　　7、申请人2014年的部分市场活动及相关媒体照片；
　　8、申请人部分中国客户名单；
　　9、申请人的部分合作协议、销售合同；
　　10、申请人的部分销售合同；
　　11、申请人合作企业出具的业务证明；
　　12、申请人所获得的奖项；
　　13、申请人的公告；
　　14、中国相关建设协会出具的证明文件；
　　15、百度搜索引擎对“尚飞”、“SOMFY”的搜索结果；
　　16、“somfy”商标的演变介绍。
　　申请人在行政诉讼阶段提交了以下主要证据（均为复印件）：
　　1、“somfy”美术作品著作权转让协议及费用账单的翻译文本；
　　2、申请人2006年、2007年的产品手册。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2012年10月23日提出注册申请，2015年10月30日在异议申请中被决定准予注册，并于2015年12月14日刊登《商标注册公告》，其核定使用商品为第11类“卫生器械和设备；水管用混水龙头；盥洗盆(卫生设备部件)”等商品，其商标专用期至2024年3月27日止。2016年8月30日经商标名义变更申请，其名义变更为“佛山市视觉倾城贸易有限公司”。2018年7月6日该商标获准转让予黄创利。在两审行政诉讼中，黄创利均参与诉讼，已在事实上承继争议商标的权利和义务。
　　2、申请人的国际注册第850294号“somfy”商标（以下称引证商标一）、国际注册第818886号“SOMFY”商标（以下称引证商标二）、第7类商品上的国际注册第604845号“SOMFY”商标（以下称引证商标三）、第9类商品上的国际注册第604845号“SOMFY”商标（以下称引证商标四）均于争议商标申请日之前获准在中国领土延伸保护，分别核定使用于第9类“计算机开发系统；通讯软件”、第9类“计数器；记录仪”、第7类“电子马达；减速电机”、第9类“自动或非自动的电动机”等商品上。至本案申请时，以上商标均为申请人名下的在先有效注册商标。
　　以上事实有商标档案在案予以佐证。
　　我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。
　　经评审，我局认为，申请人请求宣告争议商标无效援引的2013年《商标法》第七条为原则性条款，其实质内涵已体现在2013年《商标法》相关实体条款之中。因此，我局将根据当事人的具体评审理由、在案证据等情况适用2013年《商标法》的相关实体条款对本案进行审理。
　　根据法院判决，我局认为，关于争议商标与引证商标一至四是否构成2013年《商标法》第三十条所指的使用于同一种或类似商品上的近似商标，我局认为，争议商标核定使用的商品与引证商标一至四分别核定使用的商品在商品的功能用途、销售场所、使用范围等方面存在一定差异，不属于同一种或类似商品。故，争议商标与引证商标一至四未构成使用于同一种或类似商品上的近似商标。
　　关于争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第十三条之规定，我局认为，我国对于驰名商标的保护实行“个案认定，被动保护”的原则，本案中，争议商标核定使用的商品项目与申请人主要经营的商品分属不同领域，商品之间无密切联系。故，申请人主张争议商标的注册违反了2013年《商标法》第十三条第三款规定的理由，缺乏事实依据，我局不予支持。
　　关于争议商标是否损害了申请人的在先权利，首先，关于申请人主张的在先商号权，我局认为，2013年《商标法》第三十二条对于商号权的保护原则应以争议商标核定商品与商号权人提供的商品相类似为条件，申请人提供的证据中多涉及第9类商品，而非争议商标核定使用的第11类商品，其证据不足以证明在争议商标核定使用的商品上，申请人的“SOMFY”作为其商号经宣传使用在先已具有一定知名度，消费者易将争议商标与申请人商号相联系，进而损害申请人的商号权。故，争议商标的注册未损害申请人主张的在先商号权。其次，关于申请人主张的在先著作权，我局认为，申请人的涉案作品具有一定的独创性，属于《著作权法》的保护范畴。申请人在案提交了早于争议商标申请日的媒体报道以及早于争议商标申请日的商标注册信息，在被申请人未对争议商标的创作进行合理说明的情况下，可以合理认定申请人的涉案作品在争议商标申请注册日前就已创作完成并发表，申请人对该作品享有在先著作权。争议商标与申请人享有在先著作权的作品在构成要素、设计细节、表现形式及整体视觉效果上几近相同，已构成著作权法意义上的实质性相似。被申请人未经申请人许可，申请注册与上述涉案作品高度近似的争议商标的行为损害了申请人的在先著作权，故，争议商标的注册已构成2013年《商标法》第三十二条所指的损害他人现有的在先著作权之情形。
　　另，2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指的“带有欺骗性”是指商标本身对其指定使用的商品或服务的质量等特点作了超过固有程度或与事实不符的表示，容易使公众对商品或服务的质量等特点产生错误的认识。2013年《商标法》第四十四条第一款所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形涉及的是撤销商标注册的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或公共利益，或是妨碍商标注册管理秩序的行为。我局经评审认为，尚无充分理由可以认定争议商标存在上述情形，申请人依据上述条款的相关主张不能成立。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:赵焕菲
韩蓄
凃嘉雯

2020年04月30日