注册号：21394117 - 商评字[2020]第0000061277号 - 申请人：上海易联网络技术有限公司

时间：2020-08-12

 

关于第21394117号“妖神传”商标

不予注册复审决定书

商评字[2020]第0000061277号

   

　　申请人：上海易联网络技术有限公司
　　委托代理人：上海启伽知识产权服务有限公司
　　原异议人：王泰
　　
　　申请人不服我局(2019)商标异字第0000020111号不予注册决定，于2019年5月28日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
　　原异议人主要异议理由：原异议人是我国知名网络作家，其创作的网络小说及漫画《妖神记》在被异议商标申请日前已具有较高知名度，“妖神记”已构成知名商品的特有名称，被异议商标与原异议人的知名商品的特有名称相近，易导致相关公众的混淆误认，侵犯了原异议人的在先权利。“妖神记”为原异议人独创，经宣传使用已具有一定知名度与影响力，被异议商标的注册申请具有主观恶意，构成抢注。申请人反复抢注原异议人的作品名称，且其具有一贯抢注他人商标的恶意，申请人上述行为为牟取不正当利益，有违诚实信用原则。综上，原异议人依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第三十二条规定，请求不予核准被异议商标的注册。
　　原异议人提交了以下主要证据（打印件）：
　　1. 《妖神记》相关百度及360网页检索资料；
　　2. 《妖神记》连载的相关合同及起点中文网网页；
　　3. 动漫授权协议及爱奇艺等网页点击量与人气资料；
　　4. 相关网页报道；
　　5. 百度指数及其他网络报道资料；
　　6. 申请人商标注册情况的百度检索网页。
　　不予注册决定认为：被异议商标“妖神传”指定使用商品为第9类“计算机游戏程序、光盘（音像）、动画片、3D眼镜”等。本案中，原异议人称申请人恶意抢注其在先使用并有一定知名度的“妖神记”商标，并提供了百度百科上对《妖神记》中文网络小说的介绍，《妖神记》动画片在爱奇异、腾讯、优酷等网站上播放的视频截图，部分合同、协议复印件，部分网络上对异议人及其《妖神记》动漫和中文网络小说的报道等证据材料。原异议人提供的上述证据可以证明，在被异议商标申请注册日前，原异议人在“电子出版物（可下载）、动画片、剧本编写”等商品和服务上已在先实际使用了“妖神记”商标并使之具有一定影响。被异议商标“妖神传”与原异议人在先使用的商标文字近似，且指定使用的“动画片、光盘（音像）、计算机游戏程序”商品与原异议人商标在先使用的商品相同或类似，申请人在上述商品上申请注册被异议商标，已构成《商标法》第三十二条所指抢先注册他人已经使用并有一定影响商标之情形。原异议人另称被异议商标侵犯其知名商品特有名称权证据不足。依据《商标法》第三十二条、第三十五条及《商标法实施条例》第二十八条规定，决定：被异议商标在“计算机游戏程序；光盘（音像）；动画片”商品上不予注册，在其余商品上准予注册。
　　申请人复审的主要理由：《妖神记》只是著作权意义上的小说名称，并不是商标，原异议人并不具备其在第9类上的商标权。原异议人并未在“计算机游戏程序”商品上使用“妖神记”商标，被异议商标已经申请人在“计算机游戏程序”商品进行实际使用多年，易于消费者识别。综上，申请人请求核准被异议商标的注册申请。
　　原异议人在我局规定期限内未提交意见。
　　经复审查明：
　　1. 被异议商标由申请人于2016年9月23日申请注册，指定使用在第9类“计算机游戏程序；3D眼镜；手机壳”等商品上，经审查予以初步审定，原异议人在异议期内提出异议。
　　2. 截至本案审理时，申请人在第9类、第16类、第35类、第41类等类别上申请注册有“妖神记”“妖神传”等商标和“劲舞团”、“街头篮球”、“反恐精英”、“马里奥”、“掌上大富翁”等商标二十余件。
　　我局认为，《商标法》第三十五条三款规定，申请人对不予注册决定不服的，可以自收到通知之日起十五日内向我局申请不予注册复审。依据上述法律规定，我局将根据异议阶段双方当事人的理由、事实及请求进行审理，原异议人不予注册复审阶段新提交的理由、事实及请求不属我局审理范围。《商标法》第七条为原则性条款，一般不作为商标评审的直接依据。依据原异议人的理由、事实和请求，本案的焦点问题为：
　　一、被异议商标的注册申请是否属于《商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”、“损害他人知名商品特有名称权”情形。
　　《商标法》第三十二条有关“不得以不正当手段抢先注册他人已使用并有一定影响的商标”条款的构成要件为“他人商标在系争商标申请日之前已经使用并有一定影响、系争商标与他人商标相同或者近似、系争商标所使用的商品/服务与他人商标所使用的商品/服务原则上相同或者类似、系争商标申请人具有恶意”。本案中，由原异议人提交的合同、播放资料、网络报道资料等证据可知，原异议人“妖神记”商标在“电子出版物（可下载）、动画片、剧本编写”等商品上在被异议商标申请日前经使用已具有一定知名度，被异议商标指定使用的“动画片、光盘（音像）、计算机游戏程序”复审商品与原异议人已具有一定知名度的上述商品在内容、方式、行业特点等方面关联密切，属于同一种或类似商品。被异议商标“妖神传”与原异议人“妖神记”商标在文字组成、呼叫、含义等方面相近，构成近似标识。申请人从事于网络技术服务行业，对原被异议人在先使用并具有一定影响的“妖神记”商标理应知晓，却仍然在与原异议人“电子出版物（可下载）、动画片、剧本编写”等相同或类似的复审商品上申请注册被异议商标，该行为已构成《商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形。
　　综合原异议人提交的在案证据不足以证明其“妖神记”标识构成知名商品的特有名称，系争商标的注册申请未构成《商标法》第三十二条所指“损害他人知名商品特有名称权”情形。
　　二、被异议商标的注册申请是否属于《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”情形。
　　《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得商标注册”情形指系争商标所有人采用欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、侵害公共利益、不正当占用公共资源或以其他方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得注册，其行为违反了诚实信用原则，损害了公共利益。虽然根据《商标法》第四十四条第一款的文义，其适用于已注册商标的撤销程序，但是对于在商标申请审查及核准注册程序中发现的以欺骗手段或其他不正当手段申请商标注册的行为若不予制止，等到商标注册程序完成后再启动撤销程序予以制止，显然不利于及时制止前述不正当注册行为。因此，《商标法》第四十四条第一款的立法精神应当贯彻于商标审查、核准等相应程序的始终，在上述阶段发现商标注册申请人是以欺骗手段或其他不正当手段申请注册商标的，可以参照前述规定，制止不正当的商标申请注册行为。本案中，申请人不仅在9类、第16类、第35类、第41类等多个类别上申请注册有与原异议人在先使用的“妖神记”商标相同或相近的“妖神记”、“妖神传”等商标，还申请注册了“劲舞团”、“街头篮球”、“反恐精英”、“马里奥”、“掌上大富翁”等与知名游戏品牌相同或相近的商标。申请人既未提供证据证明其有使用商标的真实意图，也未能提供其商标的合理出处，其注册行为难谓正当，其行为具有明显的复制、抄袭、摹仿他人商标的故意。此种行为不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认，更扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序。故争议商标在复审商品上的注册申请已构成《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”情形。
　　原异议人其他理由缺乏事实和法律依据，我局均不予支持。
　　依照《商标法》第三十二条、第四十四条第一款、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我局决定如下：
　　被异议商标在“计算机游戏程序；光盘（音像）；动画片”复审商品上不予核准注册。
　　申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:刘婷
李迎生
王晓璇

2020年03月31日