“玩具总动员 ZONG DONG YUAN及图”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-08-14

 

关于第26373946号“玩具总动员 ZONG DONG

YUAN及图”商标无效宣告请求裁定书

商评字[2020]第0000059990号

   

　　申请人：迪士尼企业公司
　　委托代理人：贝克麦坚时知识产权代理（北京）有限公司
　　被申请人：上饶市诚伟实业有限责任公司
　　
　　申请人于2019年03月14日对第26373946号“玩具总动员 ZONG DONG YUAN及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、申请人《玩具总动员》/“Toy Story”在中国消费者中的巨大知名度系由申请人通过长期高额投入与宣传而取得，申请人无疑对该电影片名带来的商业价值具有无可争议的在先权利，特别是在先商品化权。争议商标与申请人的在先电影名称“玩具总动员”完全相同，构成对申请人在先权利的侵犯。二、争议商标中文文字与申请人电影名称完全相同，且其经过艺术化设计的汉字“总”与申请人系列电影中的卡通熊“草莓熊”形象十分相似，争议商标明显是被申请人明知情况下对申请人在先电影名称/商标的复制、摹仿和翻译，会导致相关公众对商品来源的误认。三、被申请人的关联方还在多个类别/服务上申请了八枚与争议商标完全相同的商标，其目的就是为了利用申请人品牌的知名度和影响力。综上，请求依据《商标法》第七条、第十条第一款第（七）、第（八）项、第三十二条、第四十四条第一款等规定对争议商标予以撤销。
　　申请人向我局提交了以下主要证据（光盘）：
　　1、2015年及2017年世界500强企业基本信息；
　　2、2011-2017年“全球最有价值品牌”排名表；
　　3、中文媒体对“全球10大最受尊敬企业”排名报道；
　　4、“全球10大最受尊敬企业”榜单打印件；
　　5、简体中文网络媒体对申请人发展情况的介绍、香港迪士尼乐园官方网站有关该乐园的介绍及有关上海迪士尼乐园的新闻报道；
　　6、有关“玩具总动员”的相关报道、电影介绍、影评；
　　7、申请人官网销售上述商品页面截图；
　　8、在先相关裁定、法院判决；
　　9、被申请人恶意证据等。
　　被申请人答辩的主要理由：申请人提出无效宣告理由不成立，其无效时间已超五年时效。将影视作品名称注册为商标的行为不能够归结为商标抢注行为，因为申请人并未将其注册为商标。“玩具总动员”这个电影名称并未具有一定影响，申请人提交的证据仅能证明该部电影的存在，但不足以证明其具有广泛的知名度。“玩具总动员”是一部动画电影的名称，其价值主要凝聚于电影、动画为中心的相关类别，其知名度和影响力主要集中于以上商品和服务，并不能扩张到其他类别上。争议商标与其动画电影名称相关受众相差甚远，不会侵犯申请人的在先权利，也并未侵犯申请人的相关电影权益。综上，被申请人请求维持争议商标的注册。
　　我局将被申请人的答辩材料交换至申请人，申请人提交了以下主要质证意见：争议商标于2018年10月21日核准注册，申请人于2019年3月14日提起无效宣告，并未超出五年法定期限。《玩具总动员》电影最早于1996年上映，至今每部电影都深受热烈欢迎，且在争议商标申请日前已被相关公众所熟知，“玩具总动员”名称应受到申请人在先权利得到保护。综上，争议商标应当予以宣告无效。
　　经审理查明：争议商标由被申请人于2017年9月12日向我局提出注册申请，指定使用在第12类电动运载工具；汽车；自行车；电动独轮车；手推车；婴儿车；婴儿车车罩；运载工具用轮胎；船；儿童安全座（运载工具用）商品上，争议商标经我局初步审定并公告后，予以核准注册，专用期限至2028年10月20日。
　　以上事实由商标档案予以佐证。
　　申请人所提《商标法》第七条的规定在《商标法》具体条款中已有体现，我局适用《商标法》具体条款对本案进行审理。根据申请人的请求、事实和理由，本案焦点问题可以归纳为：一、争议商标的注册是否违反了《商标法》第三十二条之规定。二、争议商标的注册与使用是否违反了《商标法》第十条第一款第（七）、第（八）项之规定。三、争议商标的注册是否违反了《商标法》第四十四条第一款之规定。
　　关于焦点问题一，我局认为：申请人主张的“商品化权”在我国并非法定权利或者法定权益类型，但当电影名称或电影人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于电影作品本身，与特定商品或服务的商业主体行为相结合，电影相关公众将其对于电影作品的认知与情感投射于电影名称或电影人物名称之上，并对其结合的商品或服务产生移情作用，使权利人据此获得电影发行以外的商业价值与交易机会时，则该电影名称或电影人物形象及其名称可适用《商标法》第三十二条“在先权利”予以保护的在先“商品化权”。
　　本案中，申请人提交的在案证据可以证明其动画电影“玩具总动员”在争议商标申请日前已经在中国大陆地区进行了广泛的宣传，并已公映，“玩具总动员”作为申请人知名影片名称已为相关公众所了解，具有较高知名度。而且，该知名度的取得是申请人创造性劳动的结晶，其所带来的商业价值和商业机会也是申请人投入大量劳动和资本所获得。因此，“玩具总动员”作为在先知名的电影名称应当作为在先“商品化权”得到保护，申请人对其享有在先商品化权益。本案中，争议商标 “玩具总动员”与申请人上述电影中文名称“玩具总动员”完全一致，虽争议商标经过艺术化设计，但其并未产生有别于申请人电影名称“电影总动员”的其他含义。加之，动画电影“玩具总动员”经过长期宣传推广及公映，该电影名称 “玩具总动员”已为相关公众所了解，并且，其作为电影名称亦被使用在电影作品衍生品上，本案争议商标指定使用的商品为电动运载工具；婴儿车车罩等，上述商品作为日常生活用品亦可以成为电影作品衍生物之一。在此情况下，争议商标在其指定商品上注册使用，易使相关公众认为商品来源于申请人或与申请人有密切关联性，进而对商品来源产生混淆误认。被申请人申请注册争议商标利用了申请人知名电影“玩具总动员”的知名度及影响力，挤占了申请人基于该电影名称而享有的市场优势地位和交易机会，故争议商标的注册损害了申请人对“玩具总动员”享有的在先商品化权，违反了《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之规定。
　　关于焦点问题二，我局认为：本案尚无证据表明争议商标的申请注册带有欺骗性，易使公众产生误认。因此，争议商标的注册申请未构成《商标法》第十条第一款第（七）项规定之情形，申请人的此项主张，我局不予支持。
　　《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的情形是指，商标标识或其构成要素有违公序良俗，易对我国社会公共利益或公共秩序产生消极、负面的影响。争议商标不具有上述条款所指的情形，其注册未违反《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。
　　关于焦点问题三，我局认为：申请人还援引了《商标法》第四十四条第一款的规定，但鉴于我局已适用其他条款保护申请人权利，对申请人该理由我局不再评述。
　　另，申请人所提其他理由因缺乏事实依据，我局不予支持。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:谢娜
马静
任航

2020年03月31日