“巴布狗 Babudog及图”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-08-19

 

关于第4236997号“巴布狗 Babudog及图”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2018]第0000011896号重审第0000001008号

   

　　申请人：巴布豆（中国）儿童用品有限公司
　　委托代理人：融博国际知识产权代理（北京）有限公司
　　被申请人：泉州市巴布豆儿童用品有限公司
　　
　　申请人不服我局商评字[2018]第0000011896号《关于第4236997号“巴布狗 Babudog及图”商标无效宣告请求裁定书》，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院作出（2018）京73行初2706号行政判决书，判决撤销被诉裁定，并责令我局重新作出裁定。被申请人不服北京知识产权法院作出的上述判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院作出（2019）京行终5569号行政判决书，判决驳回上诉，维持原判。该判决已发生法律效力。我局依法重新组成合议组进行了审理。
　　北京市高级人民法院判决认为，一、本案中，被申请人名下申请、注册了一百余件商标，其中包括多件包含“BABUDOG”、“巴布豆”、“巴布狗”文字或图形的商标，以及“新佰伦传奇”、“钮巴伦嘉年华 NBLAND”、“哈罗凯蒂”等与他人具有较高知名度的商标相近似的商标；此外，被申请人还从福建晋江万泰盛鞋服有限公司受让取得包括“BABUDOG”、“神奇巴布豆”在内的大量商标。被申请人未能举证证明其申请注册前述商标及本案争议商标具有正当理由并进行了实际使用；被申请人上诉称其对争议商标具有使用意图，并进行了真实、合法的使用，但未提交相应证据。同时，根据在案证据显示，在争议商标申请日前，申请人“巴布豆及图”商标已经使用并具有一定知名度，而争议商标与在先商标近似程度较高，故被申请人申请注册争议商标在主观上难谓善意。综合考虑上述因素，原审判决认定被申请人的行为不当占用了公共资源、扰乱了商标正常注册秩序，争议商标的申请注册属于2001年《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四十一条第一款规定所指情形，该结论并无不当。二、关于争议商标的申请注册是否损害申请人在先著作权的问题。申请人主张的卡通狗形象具有一定的艺术美感，符合著作权法关于作品独创性的要求，已构成著作权法所保护的美术作品。根据在案证据可以认定，向阳株式会社系涉案作品的原始著作权人，且涉案作品的创作完成及发表时间均早于争议商标申请日，故被申请人在申请注册争议商标之前有接触涉案作品的可能性。尽管申请人受让取得涉案作品的时间晚于争议商标申请日，但其作为涉案作品的现权利人，有权提出该项主张。经比对，争议商标的卡通狗图形在耳朵、眼睛及脸型等方面的设计、布局与涉案作品基本相同，故二者构成实质性相似。因此，争议商标的申请注册损害了申请人对涉案作品享有的在先著作权。三、关于争议商标的申请注册是否违反2001年《商标法》第二十八条的规定。争议商标与第1210799号“巴布豆及图”商标（以下称引证商标一）的标志相比较，文字部分发音相近，且卡通狗图形在构图要素、设计风格及整体视觉效果等方面相似程度较高，二者构成近似商标标志。但争议商标核定使用的样品散发等服务与引证商标一核定使用的童鞋等商品差异较大，不构成类似商品或服务。因此，原审判决及被诉裁定认定争议商标的申请注册未违反2001年《商标法》第二十八条规定的结论正确。四、被诉裁定的其他认定结论并无不当，本院予以确认。
　　根据法院判决，我局经重新审理认为，本案争议商标获准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2001年的《商标法》。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。一、被申请人商标注册的行为不当占用了公共资源、扰乱了商标正常注册秩序。因此，争议商标的注册已构成2001年《商标法》第四十一条第一款所禁止的“以其他不正当手段取得注册”之情形。二、争议商标的注册损害了申请人对涉案作品享有的在先著作权，从而构成2001年《商标法》第三十一条规定所禁止的“损害他人现有的在先权利”之情形。三、争议商标与引证商标一未构成2001年《商标法》第二十八条所指使用在同一种或类似服务及商品上的近似商标。四、申请人所提交的证据不足以证明在早于争议商标申请日，并在争议商标指定服务所属行业使用其商号已有一定的知名度。因此，本案不能认定争议商标的注册损害了申请人主张的在先商号权，违反了2001年《商标法》第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之规定。五、申请人提交的在案证据并非申请人商标在“样品散发”等相同或类似服务上的使用证据，不能证明在争议商标申请注册日前，申请人商标在争议商标指定使用的相同或类似服务上使用并具有一定影响。因此，本案不能认定争议商标的注册构成2001年《商标法》第三十一条所禁止的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。六、争议商标不属于有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志。因此，本案不能认定争议商标的注册违反了2001年《商标法》第十条第一款第（八）项之规定。七、考虑到申请人权益已通过2001年《商标法》第四十一条第一款予以保护，本案不再对争议商标的注册是否违反2001年《商标法》第四条的规定进行评述。八、本案申请人虽援引2013年《商标法》第七条第一款、第十五条第二款的规定主张争议商标应予无效宣告，但2001年《商标法》对上述法条并无禁止性规定，且申请人提交的证据亦不足以证明被申请人与申请人具有合同、业务往来等关系，故依照法不溯及既往原则，关于申请人援引2013年《商标法》第七条第一款、第十五条第二款的主张，我局不予支持。
　　依照2001年《中华人民共和国商标法》第三十一条、第四十一条第一款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:李佳洁
张丽娜
李娟

2020年03月20日