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专利申请什么情况下会提出分案申请?

来源:www.ht.cn时间:2018-06-27

    根据《专利法》第三十一条第一款的规定,一件发明专利申请应当限于一项发明,属于一个总的发明构思的两项以上的发明,可以作为一件申请提出。根据《专利法实施细则》第四十二条第一款的规定,一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。


    根据以上规定,分案申请分为以下两种:

    1)申请人在已经提出的包括两项以上发明或者实用新型的一件专利申请的基础上,根据自己的意愿向国务院专利行政部门主动提出的分案申请;

    2)国务院专利行政部门经审查后,认定原申请中的两项以上的发明或者实用新型存在单一性缺陷,申请人根据国务院专利行政部门的修改要求而提出的分案申请。


    第一种类型称为“主动分案申请”,以分案申请的母案申请是否确实存在单一性缺陷为分类依据,“主动分案申请”分为“存在单一性缺陷的主动分案申请”和“不存在单一性缺陷的主动分案申请”;


    第二种类型称为“被动分案申请”。以申请人是否故意将存在单一性缺陷的多项发明创造写入一件专利申请为分类依据,“被动分案申请”分为“申请人故意为之的被动分案申请”和“申请人非故意为之的被动分案申请”。


    2.分案申请的原因分析

    对于“被动分案申请”,申请人提出分案申请的原因显然是专利申请不符合单一性原则,如果不针对审查员发出的通知书提出分案申请,那只能保留其中一项发明创造或者属于一个总的发明构思的一组发明创造。对于“申请人故意为之的被动分案申请”,申请人是希望通过审查员指出单一性缺陷,从而获得机会再次提出分案申请,是一种变相的“存在单一性缺陷的主动分案申请”。而对于“主动分案申请”,特别是“不存在单一性缺陷的上动分案申请”,申请人提出分案申请的原因较为复杂。


    申请人提出分案申请的原因总结如下:

    1.通过提出分案申请,克服单一性缺陷,这是最普通,也是最常见的原因。


    2.通过提出分案申请,加快其中部分权利要求审查授权。当一件专利申请中保含有多个技术方案时,审查员已经认可了其中部分技术方案,但是还有一些技术审查员仍有疑义,这时可以将审查员有疑义的技术方案分案处理,已经认可的技术方案可获得快速授权。


    3.申请人认为专利申请的授权范围过小,或者已经没有修改余地,与申请人对授权范围的期望不符合。


    4.按照我国目前的审查程序设置,母案申请与其分案申请通常由两个不同的审查员各自单独审查,由于对法条尺度掌握或者对技术方案理解的差异,有可能导致分案申请与母案申请的审查结果不同,申请人通过提出分案申请,可以尽可能地扩大权利要求的保护范围。


    5.在接到授权通知书之后或者临近授权时提出分案申请,可以将一件即将授权的专利申请分为多件专利申请,从而得到多个专利授权

    目前,我国对企业科技创新能力的评价主要以专利数量为依据,对于授权的专利申请,特别是发明专利,一些地方政府会给予申请人高额的资助和奖励,这促使申请人提出分案申请。


    6.申请人通过分案电请获得多项发明授权,为将来专利许可做准备。

    例如产品发明和方法发明可以分别独立地进行专利许可,这样专利权人可以方便地收取专利许可费,在进行专利许可谈判时也有更大的主动性和回旋余地。


    7.对于发明专利而言,从专利申请提交到最终授权,需要几年时间,母案提交后直至授权之间的几年内,随着市场发展,申请人可能会发现在说明书中记载的或者可归纳组合的但未在权利要求书中请求保护的某些技术方案具有很大的市场前景,通过提出分案申请,能够对市场上的竞争对手以迷惑,对竞争对手的生产决策产生巨大影响。


    8.申请人有意反复提出分案申请,以便间接延长原申请案的结局。申请人主要是基于该申请内容具有较大的市场前景,但是由于缺乏新颖性、创造性或者其他问题不能授予专利权。因此,通过提出分案申请使得竞争对手不敢轻易实施相类似的技术方案。


    9.通过分案申请,申请人可以在较长的一段时间内,灵活地确定对哪一个技术方案寻求专利保护,增加竞争对手的监视负担。

    这样的分案申请常常出现于在某一技术方向上具有多个不同的技术方案,这些技术方案之间又不具有单一性。申请人不清楚是否要为所有的技术方案都申请专利,因此先提交一件专利申请,然后根据市场的考察结果决定是否有申请专利的价值,再考虑是否提出分案申请。


    10.通过分案申请,申请人可以在较长的一段时间内,将真正需要保护的技术方案隐藏在说明书中,给竞争对手收集技术情报增加障碍,等到时机成熟时,再通过分案申请的力式将该技术办案写入权利要求书以获得授权。


    结论:

    在专利申请过程中,申请人应当根据具体情况利用好分案申请这一利器,从而实现价值的最大化。