美最高法院判ION赔偿WesternGeco专利侵权及其他损失 合计金额上亿美元

时间:2018-07-02

    WESTERNGECO IONGEOPHYSICAL都是美国资源勘探设备行业的知名企业,在全球基本着很大的知名度,而他们两者之前却有着4件专利,涉案金额上亿。近日,根据外媒的最新消息,美国最高法院对WESTERNGECO IONGEOPHYSICAL的专利纠纷作出审判。判决结果是被告ION向海外出口关键零部件让其他公司在海外组装成竞品的行为,侵犯WesternGeco4件专利。被告ION公司在赔偿WesternGeco公司1230万美元的合理许可费之外,还要补偿因为侵权导致的海外利润损失9340万美元。这个判决,有专家和媒体认为,这次美国最高法院对ION公司的严重判决,可以意为严惩向中国出售核心技术的企业。

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    纠纷经过:

     

    WesternGeco是美国一家提供海洋石油和天然气勘探服务的公司,后来被法国油田服务巨头斯伦贝谢并购。这家公司核心技术是能够探测海底绘制精确的3D地图,帮助石油公司找到合适的钻进位置。这项任务需要地震勘探船来完成,这里的地震勘探船并不是用来预测地震的,而是在船体安装震源,通过海底反射的声波探测海底的地形,相当于给海底做B超进行体检的设备。

     

    2007年,美国资源勘探设备制造商ION公司根据市场需求,生产出了地震勘探船侧向导引技术的关键零部件-拖缆定位装置,并出售给多家中国公司。中国公司利用这些关键零部件研发出了与WesternGeco类似的多缆探物系统,能够提供与WesternGeco一样的海洋石油和天然气勘探服务。WESTERNGECO公司发现在海外正在进行10项海洋资源勘探业务已经被其他公司抢走,认为如果ION不出售关键的侵权零部件给这些公司,这10项在海外的资源勘探的合同肯定属于自己,因为其世界上具有相关技术的唯一供应商。

     

    2009年,WesternGeco公司决定起诉ION专利侵权,要求补偿合理许可费1230万美元,并且赔偿在海外的利润损失9340万美元。理由是如果ION不出售侵权的关键零部件,那些在海外的服务合同肯定归自己所有,是ION的侵权间接导致海外市场产生了竞争对手,因此ION需要赔偿这些潜在的利润损失。

     

    WesternGeco公司在侧向导引技术上具有四件专利,专利号分别是US7293520US7162967US7080607US6691038。但该案件非常特殊的地方在于,这四件专利的权利要求主要是关于系统和方法的,连范围最宽的权利要求的必要技术特征也是包括拖缆的。根据判断专利侵权的全面覆盖原则,ION只在美国生产拖缆定位装置是不侵权的,而只有将拖缆定位装置与勘探船的其他设备组合在一起才可能侵权。ION只出售这种拖缆定位装置,由资源勘探公司在其他国家或公海上进行组装,尤其这件专利在中国并未获得授权,购买这些设备的企业并无专利侵权的风险。

     

    但是美国地区法院根据美国专利法第271(f)(1)(2)条条关于专利间接侵权的规定和第284条关于专利侵权赔偿的规定,判决ION侵权成立,陪审团支持WESTERNGECO获得海外利润损失的请求。

     

    也就是说,ION故意制造勘探船拖缆定位装置,出口海外,由其他公司将该装置安装到勘探船的拖缆上,组装成与WesternGeco公司的产品竞争的地震勘探船。WesternGeco公司提供证据证明失去至少10项类似的海底勘探合同。陪审团最后决定ION需要赔偿1250万美元的合理许可和9340万美元的海外利润损失。

     

    ION随后申请审后动议,认为第271(f)条不能应用于境外,美国专利法不能在境外生效,但地区法院拒绝了该动议。

     

    ION公司上诉到联邦巡回法院,巡回法院根据Power Integrations v. FairchildSemiconductor 案例,认为美国专利法第271(f)条只能在美国境内适用,无治外法权,不能延及海外利润损失,推翻了关于海外利润补偿的裁定。赔偿砍掉了9340万美元海外潜在利润损失,只剩下1250万美元的合理许可费。

     

    美国政府的这个表态与从前截然不同,美国政府一直担忧专利赔偿过度,导致非专利实体(NPE)的兴起,对创新带来负面作用,政府之前都充当打压过度专利赔偿的角色,而此次却一反常态。

     

    2018年初,美国最高法院决定重审该案。最高法院重点要解决的是关于治外法权问题,巡回法院就是基于271(f)条款不能在美国之外适用,判决WESTERNGECO不能主张海外预期损失的。

     

    最高法院最后根据271(f)(2)条款判定侵权行为发生在美国国内,根据美国专利法284条进行赔偿。

     

    最高法院解释,法院应该裁定给专利权人完全的补偿,也就是专利权人损失多少,侵权人就应该赔偿多少。最高法院认为是ION供应零部件的国内行为侵犯了WesternGeco的专利,对WesternGeco损失利润的赔偿也是根据美国专利法284条在国内的适用。

     

    最高法院以7:2的表决结果决定推翻巡回法院的判决,裁定ION需要支付WESTERNGECO的海外利润损失。这个判决实际上已经绕开了“推定无治外法权”原则,某种程度上海外利润损失只是国内赔偿的一种的计算方式。

     

    总体上,该案件赔偿海外利润损失有很多特殊性,首先在技术上,WesternGeco公司是侧向导引技术全球唯一的技术提供商,损失容易计算。其次,补偿海外利润损失主要适用美国专利法271(f)(2)条规定,属于专利间接侵权中的帮助侵权,也就是出售核心零部件到国外组装竞品的行为。美最高法院的判决精准打击向国外出售核心技术的行为,尤其防止外国公司采购美国核心零部件,然后进行自主研发,抢占美国公司市场的行为。这也是美国政府一反常态在这起案件支持加大专利赔偿的重要原因。

     

    美国最高法院允许专利赔偿延及海外利润损失,实际上具有明确的应用范围。首先对于专利侵权的赔偿不存在治外法权的问题,只要美国企业在中国未获得相关的授权专利,在中国生产、制造、销售相关行为都不存在专利侵权问题,美国的法律也管不到。其次,赔偿延及海外利润损失只在271(f)(2)条款下适用,属于专利间接侵权。

     

    美国公司出售核心零部件或技术到国外,一旦这些零部件或技术发生侵权,赔偿可能延及在国外采用该侵权零件或技术导致的所有损失。甚至只在美国完成研发生产出模型,拿到中国进行生产,最后都能够索赔在中国市场导致的所有损失,尽管在中国没有相关专利,这个赔偿力度还是非常大的。中国企业今后在购买美国技术和核心零部件的时候,如果采购协议和技术转让协议中规定知识产权风险由买方承担的话,风险将会大增。最高法院的判决对美国核心技术和零部件的出口影响深远,相当于对美国公司出口核心技术和零部件的行为增加了一层障碍。