“魔天记”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-08-21

 

关于第13413230号“魔天记”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2020]第0000039999号

   

　　申请人：上海玄霆娱乐信息科技有限公司
　　委托代理人：上海天闻世代律师事务所
　　被申请人：杭州皇池网络有限公司
　　委托代理人：北京天江知识产权代理有限公司
　　
　　申请人于2018年12月26日对第13413230号“魔天记”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：申请人与案外人丁凌滔（笔名：忘语）于2010年4月签订了《委托创作协议》，该协议约定转让标的为《魔天记》，转让权利包括在全球范围内的著作权全部永久转让予申请人。申请人在获得《魔天记》著作权后，随即在多个平台连载该作品，《魔天记》小说获得了极高知名度。被申请人未经授权，擅自将“魔天记”予以注册，且注册类别均与小说周边衍生品相关，极易让相关公众误认为被申请人提供的商品或服务与申请人存在关联，从而导致混淆误认。《魔天记》作品名称构成在先权益，争议商标损害了申请人享有的在先权益。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第三十二条规定，请求宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据：
　　1、《委托创作协议》；
　　2、《魔天记》宣传使用证据；
　　3、上海图书馆关于《魔天记》的检索报告。
　　被申请人答辩的主要理由：申请人提交的证据不足以证明争议商标侵犯了其著作权，其提交的证据不足以证明在争议商标申请日前《魔天记》已取得较高知名度。请求维持争议商标注册。
　　经审理查明：
　　争议商标由被申请人于2013年10月23日提出注册申请，后经异议程序于2016年3月8日核准注册，核定使用在第42类“技术研究、替他人研究和开发新产品、计算机编程”等服务上。
　　以上事实由商标档案予以佐证。
　　我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改条款实施前已取得注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用现行《商标法》。
　　判断系争商标是否损害申请人的在先著作权，应首先判断其主张著作权的标识是否构成著作权法所保护的作品。本案中，申请人主张《魔天记》为丁凌滔（笔名：忘语）创作的文学作品的名称，争议商标侵犯了申请人的在先著作权，但作品名称本身并不能独立表达作品的思想和情感，不具备法律意义上作品的要素。此外，本案争议商标“魔天记”文字为普通字体表现形式，非特殊的书写形式，亦不属于《中华人民共和国著作权法》所指的美术作品或书法作品。故争议商标未构成《商标法》第三十二条所指的损害他人在先著作权之情形。
　　知名作品名称如需获得在先权益的保护，应具有较高知名度。其知名度应系通过大量劳动与资本的投入而累积形成，并承载着较大的商业价值和经济利益，在该种情形下他人将其作为商标使用，确属不正当借用作品知名度进而违反了诚实信用原则，故知名作品名称可以作为合法权益予以保护。本案中，申请人虽称争议商标的注册损害其作品名称在先权益，但申请人提交的证据不足以证明争议商标申请日之前，《魔天记》作品名称经申请人宣传使用获得较高知名度，故本案中前述关于在先权益的主张缺乏充分事实依据，我局不予支持。
　　综上，申请人无效宣告理由不成立。
　　依照《中华人民共和国商标法》第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以维持。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
　　


合议组成员:段莉
张世莉
刘洋

2020年03月13日