“雀巢”与“味事达”怒掀商标保卫战,祸起小小“酱油瓶”

时间:2017-07-17

    案情介绍

    开平味事达调味品有限公司

    (以下简称“味事达公司”)成立于1996年,其前身开平县酱料厂至迟于1983年开始使用一款“棕色方形瓶”作为其味极鲜酱油产品的外包装。


    雀巢产品有限公司

    (以下简称“雀巢公司”)为瑞士联邦企业法人,注册成立于1936年。1995年7月27日,雀巢公司将“棕色方形瓶黄色尖顶瓶盖”作为立体商标申请国际注册并获得核准。


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    2002年3月14日,雀巢公司就该商标向我国提出国际领土延伸申请。

    2005年7月27日,该商标经复审后获得注册,注册号为G640537号,核定使用商品为国际商品分类第30类“食用调味品”,有效期自2005年7月27日至2015年7月27日。

    2008年底,雀巢公司向味事达公司发送律师函,要求味事达公司停止使用与其G640537号商标相类似的外包装。味事达公司遂向国家工商行政管理总局商标评审委员会申请撤销G640537号商标。

    商评委经审理,裁定维持了对G640537号商标的注册。味事达公司不服,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。


    北京一中院认为

    因争议三维标志指定使用在食用调味品上,通常会使相关公众认为其属于该商品的包装物,无法起到区分商品来源的作用,故不具有固有显著性。雀巢公司提交的证据亦无法证明争议商标已通过使用获得了显著性。

    结合相关公众的一般认知可以看出,对于食用调味品这一类商品,购买者所关注的通常是其商品本身的质量、生产厂商等要素,至于其采用的包装本身虽然可能在一定程度上影响购买者的购买行为,显然并非决定性因素。也就是说,整体而言此类商品的购买者通常不会仅仅基于喜爱该类商品的包装而购买该商品。鉴于此,争议商标并不具有美学功能性,未违反商标法第十二条的规定。

    综上,北京一中院判决撤销商评委原裁定并要求其重新作出裁定。


    雀巢公司不服一审判决,上诉至北京市高级人民法院。


    北京高院认为

    虽然争议商标标志经过了一定的设计,有区别于常见瓶型的特点,但相关公众容易将其作为商品容器加以识别,该三维标志本身无法起到区分商品来源的作用。因此,争议商标标志本身缺乏作为商标注册的显著特征。本案中相关证据足以证明,自1983年开始,中国大陆地区的调味品生产厂商就已经开始使用一款棕色方形瓶作为酱油产品的外包装,此类棕色方形瓶与本案争议商标标志已构成近似的三维标志。而这种对与争议商标标志近似的三维标志的使用行为,远早于雀巢公司申请注册争议商标的时间,也早于雀巢公司在中国大陆地区实际使用争议商标标志的时间;这种实际使用行为,已使与争议商标标志近似的三维标志,成为中国大陆地区酱油等调味品的常见容器和外包装。相关公众难以将争议商标标志或与其近似的三维标志作为区分商品来源的标志加以识别,即使雀巢公司在争议商标注册前后对争议商标进行了实际使用,也难以通过该使用行为使争议商标获得商标注册所需具备的显著特征。

    争议商标的三维标志与是否使“食用调味品”具有实用性价值并无直接关联,即使作为三维标志存在的争议商标被其他包装所替代,也不会影响“食用调味品”的价值。味事达公司提交的证据不能证明争议商标仅由使指定使用的“食用调味品”商品具有实质性价值的形状构成。

    综上,北京高院判决,驳回上诉,维持原判。


    雀巢公司向最高人民法院申请再审。


    最高人民法院认为

    雀巢公司认为涉案瓶型经过特殊设计,是雀巢公司独创,已使用100多年,具有当然的显著性。作为商品包装的三维标志,由于其具有实用因素,其在设计上具有一定的独特性并不当然表明其具有作为商标所需的显著性,应当以相关公众的一般认识,判断其是否能区别产品的来源。本案中,争议商标指定使用的“调味品”是普通消费者熟悉的日常用品,在争议商标申请领土延伸保护之前,市场上已存在与争议商标瓶型近似的同类商品的包装,且由于2001年修改前的商标法并未有三维标志可申请注册商标的相关规定,故相关公众不会将其作为区分不同商品来源的标志。

    雀巢公司提交的证据显示其产品最早在中国大陆地区进行销售是1997年,晚于味事达公司及其他同行业企业。雀巢公司称其争议商标瓶型已使用100多年,但在其他国家和地区的使用不能使得该标志在中国大陆消费者心目中产生可以成为商标的显著性。况且,在证据中能够体现争议商标瓶型的雀巢公司广告中,其所展示的均为附加了“Maggi美极鲜味汁”标志的产品,并未单独显示争议商标所涉瓶型或者以其他方式向消费者说明该瓶型本身亦为指示商品来源的标志,相关公众难以将所涉瓶型单独认知为商标。综上,雀巢公司亦未能通过使用另争议瓶型取得显著性。

    最高人民法院驳回了雀巢公司的再审申请。

    法律点评


    本案系《最高人民法院知识产权案件年度报告(2014年)摘要》所发布的案件之二十三,因为其涉及到的保护客体——立体商标本身的争议性,以及原被告在行业中的巨大影响力而激发了理论和实务界的热烈讨论。


    立体商标

    是指由三维标志或者含有其他标志的三维标志构成的商标。相较由平面的文字、图形、数字、字母等元素结合而成的传统商标,立体商标作为非传统商标,自2001年我国第二次修订《商标法》后,才被正式纳入商标法保护范围。2001年《商标法》第12条规定:“以三维标志申请注册商标的,仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,不得注册”。2013年第三次修订的现行《商标法》并未对该条内容进行修改。由该条规定可见,相较于传统商标的合法性、在先性和显著性三个构成要件,立体商标还需要满足“非功能性”要件。


    理论上一般将立体商标划分为三类:

    1、与指定的商品或服务项目无直接关联且与之在物理形态上可以自由分离的装饰性立体外形;

    2、商标本身构成的立体外形;

    3、商标包装本身的立体外形。

    相较于后两类立体商标,第一类立体商标在实务中引发的争议较少。因其与所标识的商品可以完全自由分离,与文字商标、图形商标等传统商标除维度不同外,本质区别不大。所以,对其是否符合商标构成要件的审查与传统商标的审查几乎无差别。

    典型的此类立体商标例如麦当劳的罗纳德·麦当劳(麦当劳叔叔)

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    劳斯莱斯的“飞翔女神”

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    以及我国首批申请注册的立体商标之一——咸亨酒店的“身穿长衫、品茴香豆的孔乙己”。 

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    实务中,与后两类立体商标相关的争议较多。究其原因主要有如下几点:

    一、对于这两类立体商标的构成要件,尤其是显著性和非功能性要件的判断较为复杂和困难;

    二、此两类立体商标的保护范围往往可能与其他类型的知识产权,例如版权、外观设计专利产生重叠甚至冲突;

    三、对于此类商标的保护可能会赋予权利人不合理的长期垄断,损害其他同行竞争者的利益。

    事实上,在实务中,由商品自身形状或商品包装形状构成的立体标志往往难以获得注册。即使注册了,也往往难以在确权程序中获得司法认定。究其原因,首先,法院往往倾向以如下两个理由一概否认此类标志的固有显著性:

    1、此两类标志不会被公众当然认知为商标,往往仅会被公众认为是商品的包装;

    2、此两类标志在设计上的独创性不能使其具有固有显著性。

    例如在本案中,三级法院的观点即是如此。对于此两类商标,除非有充分证据证明其经过使用获得了第二含义,法院通常不会认可其显著性。2017年3月1日开始施行的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》也反映了法院的这一倾向。该规定第9条规定:“仅以商品自身形状或者自身形状的一部分作为三维标志申请注册商标,相关公众一般情况下不易将其识别为指示商品来源标志的,该三维标志不具有作为商标的显著特征。该形状系申请人所独创或者最早使用并不能当然导致其具有作为商标的显著特征。第一款所称标志经过长期或者广泛使用,相关公众能够通过该标志识别商品来源的,可以认定该标志具有显著特征。”另外,此两类商标也往往难以越过“非功能性”的门槛。虽然在本案中,味事达公司仅主张争议商标具有美学功能性,从而不应予以注册,并未主张其具有实用功能性,但事实上,争议商标被认定为具有实用功能性的可能性更大,因其方形的形状不易打滑,便于抓握,而其棕色的色彩可以避光,有利于防止存贮液体变质。


    综上

    华唯商标转让网在此提醒各企业在考虑以其商品自身或者包装的立体形状申请注册商标时需要慎重。盖因,在我国现行法律规定和司法实践下,在未经大量、长期使用的情况下,此类标志直接获得商标保护的难度较大。而如若一旦选择失误,申请了商标但未获注册后,再想返回选择外观设计专利保护的道路,已经行不通了。