“玉宝”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-08-26

 

关于第16437492号“玉宝”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2018]第0000061150号重审第0000000720号

   

　　申请人：镇江玉宝新型建材有限公司
　　委托代理人：北京贵都商标代理事务所有限公司
　　被申请人：句容市赤湖建筑材料有限公司
　　
　　申请人于2017年03月17日对第16437492号“玉宝”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。我局依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、申请人的“玉宝”商标通过长期的宣传使用已具有显著性和知名度，且先后申请注册了第1536678号“玉宝及图”商标和第19791221号“玉宝及图”商标（以下称引证商标一、二）。争议商标属于以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。二、争议商标损害了申请人对“玉宝”享有的在先商号权。三、被申请人明知申请人的“玉宝”商标，仍将相近似的争议商标注册在申请人在先使用的类似商品上。四、被申请人恶意注册争议商标的行为会扰乱市场经济秩序，并造成不良影响，有违诚实信用原则。基于以上理由，申请人请求依据2013年《中华人民共和国商标法》（以下称2013年《商标法》）第七条、第十条第一款第（八）项、第十五条第二款、第三十二条、第四十四条第一款及《中华人民共和国民法通则》（以下称《民法通则》）、《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下称《反不正当竞争法》）等法律之规定，对争议商标予以无效宣告。
　　申请人向我局提交了以下主要证据（均为复印件）：引证商标二档案、作品登记证书、企业信用信息。
　　被申请人答辩的主要理由：一、申请人受让的引证商标一已被注销。二、申请人证据不能证明引证商标二及其商号具有知名度。三、争议商标由被申请人独创，其注册合理合法，并无恶意，请求予以维持。
　　被申请人向我局提交了以下主要证据（复印件）：厂房照片。
　　申请人主要质证意见与申请理由基本一致，并对被申请人答辩理由及证据不予认可。
　　申请人补充提交以下主要证据：部分工矿产品购销合同、防水工程合同、产品检验报告、杂志广告、申请人参与制定的多项建材行业标准、申请人参加研讨会的名单目录、宣传图片及作品登记证书、相关荣誉等。
　　我局于2018年2月将《商标评审案件证据再交换通知书》、申请人质证意见及证据交换于被申请人，被申请人再次答辩的主要意见如下：1、商标评审委员会两次向被申请人寄送的无效宣告案件材料，疑为重复立案。2、申请人在2017年3月提出无效宣告申请时，明确声明不再补充证据材料，此后，被申请人又收到申请人的相关材料，明显不符合法律程序。3、申请人证据均为复印件，且不能证明其目的。4、申请人的商标或者被注销，或者申请注册时间晚于争议商标，且不具有影响力。5、其余意见与首次答辩意见基本一致。
　　我局经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2015年3月4日提出注册申请，2016年获准注册在第19类柏油、沥青、防水卷材料等商品上，现处有效期内。
　　2、申请人名下的引证商标一于2001年获准注册在第19类片岩等商品上，后因期满未予续展，现已丧失注册商标专用权；申请人名下的引证商标二于2016年4月申请注册，指定商品为第19类铺路沥青等，至本案审理时，该商标的注册申请已在驳回复审程序中被依法予以驳回。
　　3、申请人分别于2017年3月和2017年8月先后针对争议商标提出无效宣告申请。
　　以上事实有商标档案在案佐证。
　　依据当事人理由、事实和请求，我局现对焦点问题作如下归纳及审理。
　　第一，申请人于2017年3月针对争议商标提出无效宣告申请（即本案）的行为符合法律规定，我局应予受理。此外，我局于2018年2月向被申请人交换的申请人材料，系申请人在质证程序中提交的新证据，并非申请人在首次申请无效宣告时提交的补充材料，因此，上述行为符合《商标评审规则》第二十三条第二款的规定，并未违反法律规定。
　　第二，2013年《商标法》第十条第一款第（八）项中的“不良影响”系指商标的文字、图形或其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响。本案争议商标为图文组合商标，其标识本身并不存在前述规定所指情形。
　　第三，申请人在案证据不足以证明双方当事人之间存有除代理或代表关系以外的合同、业务往来关系或其它关系，故难认定争议商标的注册违反了2013年《商标法》第十五条第二款之规定。
　　第四，由申请人提交的宣传材料可知，彩砂、沥青瓦是一种新型的防水材料；另有多份购销合同及《中国建筑防水》等期刊显示，申请人最早于2003年起便对其“玉宝”牌彩砂、沥青瓦、SBS防水卷材料等产品进行宣传推广和实际销售，此后还参与制订了《中华人民共和国建材行业标准》；而申请人提交的荣誉证书在一定程度上亦体现了申请人在建材行业中的影响力。被申请人与申请人为同行业经营者，且同处一地，理应知晓申请人在先将“玉宝”作为商标及商号进行使用的情况，在此情形下，仍将争议商标“玉宝及图”注册在沥青、防水卷材等商品上，其行为构成对申请人在先使用并有一定影响的商标的抢注，同时也损害了申请人的在先商号权。因此，争议商标的注册违反了2013年《商标法》第三十二条之规定。
　　第四，鉴于我局在本案中已通过2013年《商标法》其他实体条款予以保护，在此情形下，不再适用2013年《商标法》第四十四条规定进行评审。
　　最后，因《商标法》第七条规定已体现在其它实体条款中，我局在作上述裁定时已予综合考虑，故不再赘述；而申请人的其它主张均缺乏事实或法律依据。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局作出商评字[2018]第61150号《关于第16437492号“玉宝及图”商标无效宣告请求裁定书》，裁定对争议商标予以无效宣告。
　　被申请人不服我局作出的上述无效宣告请求裁定书，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院作出（2018）京73行初5594号行政判决书，判决维持被诉裁定。此后被申请人又向北京市高级人民法院提出上诉。北京市高级人民法院就此做出（2019）京行终4313号行政判决书，判决撤销（2018）京73行初5594号行政判决书及商评字[2018]第61150号《关于第16437492号“玉宝及图”商标无效宣告请求裁定书》，并责令我局重新作出裁定。该判决已发生法律效力。我局依法重新组成合议组进行了审理。
　　北京市高级人民法院在（2019）京行终4313号行政判决中认为，在案证据不足以证明争议商标申请注册之前引证商标一经宣传使用已具有一定影响，亦不足以证明申请人的“玉宝”商号在争议商标申请日前具有一定知名度，故争议商标的注册未构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，也未损害申请人的在先权利。
　　鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的相关规定，程序问题则适用2019年《商标法》的相关规定。根据法院判决，我局认为，争议商标并未构成对申请人引证商标一的恶意抢注，其注册亦未损害申请人的在先商号权，即未违反2013年《商标法》第三十二条之规定。三、其余意见与商评字[2018]第61150号《关于第16437492号“玉宝及图”商标无效宣告请求裁定书》意见一致。
　　依照2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以维持。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:徐　苗
王继红
韩秀花

2020年02月28日