“FENDER STRATOCASTER”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-08-27

 

关于第12643728号“FENDER STRATOCASTER”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2016]第0000094307号重审第0000000688号

   

　　申请人：芬德乐器有限公司
　　委托代理人：北京英特普罗知识产权代理有限公司
　　被申请人：鼎源国际有限公司
　　
　　申请人不服我局商评字[2016]第0000094307号《关于第12643728号“FENDER STRATOCASTER”商标无效宣告请求裁定书》，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院作出（2017）京73行初字第2821号行政判决书，判决撤销被诉裁定，并责令我局重新作出裁定。该判决已发生法律效力。我局依法重新组成合议组进行了审理。
　　申请人的主要理由：一、申请人第211086号“FENDER”商标、第847783号“FENDER”商标、第793711号“STRATOCASTER”商标（以下统称引证商标）为世界著名吉他品牌，在相关公众中获得极高知名度，请求认定“FENDER”商标为“乐器、吉他”类商品上的驰名商标。二、争议商标包含申请人具备极强显著性和知名度的“STRATOCASTER”、“FENDER”商标，系恶意申请，违反了《商标法》第十三条的规定。三、 争议商标包含申请人具备高设计感“FENDER”完全相同的部分，构成对申请人对其“FENDER”享有的在先著作权的侵犯。四、被申请人恶意抢注争议商标的行为违反诚实守信原则，且构成《商标法》第十条第一款第八项规定的“其他不良影响”情形。与此同时，被申请人不以使用为目的大量恶意抢注他人具有一定影响力的商标的行为，表明被申请人主观恶意明显，属于采取不正当手段获得注册，违反《商标法》第四十四条规定。五、申请人在葡萄酒类商品上在先使用已具有一定影响，争议商标构成恶意抢注。综上，依据《商标法》第七条、第十条第一款第（八）项、第十三条第三款、第三十二条、第四十四条第一款的规定，请求宣告争议商标无效。
　　申请人向我局提交了以下主要证据（复印件）：
　　1、申请人公司网站信息、百度百科及维基百科词条；
　　2、申请人部分商标注册档案、引证商标信息；
　　3、经销商发时达网站对申请人及其品牌的介绍、报道；
　　4、百度贴吧的介绍及评论；
　　5、产品手册、品牌合作及宣传推广材料；
　　6、图书馆出具的以“STRATOCASTER”、“FENDER”为搜索关键词在2014年7月29日前在中国所获期刊、杂志报道、报纸报道；
　　7、淘宝授权经销店信息；
　　8、被申请人注册的商标信息。
　　被申请人在我局规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2013年5月24日提出注册申请，经异议程序于2016年2月7日获准注册，指定使用在果酒(含酒精)、烧酒等商品上。
　　2、引证商标的申请注册日期均早于争议商标申请日期，核定使用在第15类乐器、低音吉他、电吉他等商品上。
　　以上事实有商标档案在案佐证。
　　我局认为，本案焦点问题为一、争议商标是否构成对他人驰名商标的复制、模仿，违反《商标法》第十三条第三款的规定。二、争议商标是否损害了申请人著作权，并构成恶意抢注，违反《商标法》第三十二条的规定。三、争议商标是否违反《商标法》第四十四条第一款的规定。四、争议商标是否违反《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。
　　《商标法》第七条的相关精神已体现在《商标法》的具体条款中，故我委对上述条款不再予以单独评述。
　　关于焦点问题一，申请人主张其“STRATOCASTER”、“FENDER”商标驰名，但其在本案提交的证据尚不足以认定在争议商标申请日前引证商标经使用宣传已为相关公众所熟知。且本案中争议商标核定使用的“果酒（含酒精）”等商品与申请人主张知名度的“乐器”等商品行业跨度亦较为明显。综合考虑本案申请人提交的知名度证据以及双方所属行业的区分程度，尚难以认定“果酒(含酒精)”等商品的相关公众会将争议商标与申请人相联系而损害其利益，在案证据不足以证明争议商标的注册构成《商标法》第十三条第三款所指情形。
　　关于焦点问题二，申请人虽称争议商标侵犯其在先著作权，但其未提交其著作权登记证书等相关权属证明和其他创作完成资料，因此本案尚不足以认定争议商标损害了申请人的在先著作权。因此，争议商标违反《商标法》第三十二条“申请注册的商标不得损害他人现有在先权利”之规定的证据不足，我局不予支持。
　　申请人提交的证据不足以证明其在争议商标的注册申请前，已将“FENDER”商标使用在与争议商标核定使用的商品相同或类似商品上并具有一定知名度，故争议商标未构成《商标法》第三十二条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
　　关于焦点问题三，北京知识产权法院判决认为，根据申请人提交的证据可以得知，被申请人除了注册与申请人具有一定知名度和影响力的“FENDER”商标近似的争议商标外，还在其第3、5、6等22个类别的商品或服务上注册了243件商标，其中包括“TIFFANY&CO.”、“FOLLI FOLLIE”、“DKNY”、“ANNA SUI”、“PERSHING”、“SIKORSKY”等与知名品牌相近的多件商标。被申请人未能提交证据证明其将上述商标实际使用，具有真实使用意图。而被申请人在第三方平台上出售商标的行为，更进一步说明其注册商标缺少真实使用意图。因此，被申请人在多个类别上申请注册包括本案争议商标在内的多件商标属于大量注册囤积商标的行为，具有明显的主观恶意，不具备注册商标应有的正当性，扰乱了正常的商标注册秩序，已构成商标法第四十四条第一款所指“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形。鉴于该判决已生效，我局对此予以确认。
　　关于焦点问题四，我国《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案申请人所述理由不属于该条款所指情形，且本案争议商标本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响，因此争议商标不属于《商标法》第十条第一款第（八）项所指情形。
　　综上，申请人所述理由部分成立。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、现行《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:刘洋
田益民
张世莉

2020年02月21日