“SPRINGBANK及图”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-08-28

 

关于第13916285号“SPRINGBANK及图”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2018]第0000087727号重审第0000000680号

   

　　申请人：北京榜样科技发展有限公司
　　委托代理人：北京智全信达知识产权代理有限公司
　　被申请人：林东生
　　
　　申请人不服我局商评字[2018]第0000087727号《关于第13916285号“SPRINGBANK及图”商标无效宣告请求裁定书》，向北京知识产权法院（以下称北京知产法院）提起行政诉讼。北京知识产权法院作出（2018）京73行初6877号行政判决书，判决维持被诉裁定。申请人对一审判决不服，上诉至北京市高级人民法院（以下称北京市高院），北京市高院作出（2019）京行终7506号行政判决书，判决撤销北京知产法院（2018）京73行初6877号行政判决书；撤销我局被诉裁定，并责令我局重新作出裁定。该判决已发生法律效力，我局依法重新组成合议组进行了审理。
　　申请人的主要理由：一、申请人是苏格兰J&A Mitchel公司指定在中国市场销售“SPRINGBANK（云顶）”威士忌酒的销售商，“SPRINGBANK及图”为J&A Mitchel公司及其关联公司自行设计，具有很强的显著性并作为其主商标及商号，经过使用已具有很高的知名度，争议商标的申请注册侵犯申请人在先商号权，已构成对其在先使用并具有一定影响商标的抢注。二、J&A Mitchel公司及其关联公司对“SPRINGBANK及图”享有著作权，争议商标的申请注册侵犯其在先著作权。四、“SPRINGBANK（云顶）”商标已被评为“世界十大威士忌品牌”之一，应属于在威士忌产品（酒产品）上在世界范围内的驰名商标，争议商标已构成对申请人未在中国注册的驰名商标的复制。五、被申请人除争议商标外，还申请了多件商标，其行为不仅侵害了申请人的合法权益，还扰乱了正常的市场经济秩序。综上，请求依据2013年《中华人民共和国商标法》（以下称2013年《商标法》）第十三条、第三十二条、第四十四条、第四十五条的相关规定，宣告争议商标无效。
　　申请人向我局提交了以下主要证据（复印件）：1、J&A Mitchel公司出具的授权书；2、“SPRINGBANK及图”商标及图形商标在英国的商标注册信息；3、“SPRINGBANK及图”商标在《麦芽威士忌指南》、《威士忌》中的宣传、介绍资料；4、“SPRINGBANK及图”商标在威士忌酒产品的使用图片；5、中国海关进口货物报关单文件资料；6、网站截图及关于“SPRINGBANK及图”商标的介绍资料。
　　我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人超期答辩的主要理由：一、被申请人早在2007年就申请注册了第5877467号“SPRINGBANK及图”商标，被申请人对争议商标享有在先权利。二、争议商标经过被申请人的使用并未产生过任何不良影响。三、申请人提交的证据不能证明其“SPRINGBANK及图”商标在中国市场已具有很高的知名度，争议商标的申请注册未构成对其在先使用并具有一定影响商标的抢注。四、争议商标的申请注册未侵犯其在先商号权、在先著作权。综上，请求维持争议商标注册。
　　被申请人超期向我局提交了以下主要证据（复印件）：第5877467号商标注册证；商标使用许可合同及被许可人执照；被许可人为客户开具的发票；印有争议商标的商品图片、商品外观专利证书；第5877467号商标撤三裁定通知书、异议裁定通知书。
　　我局经审理作出商评字[2018]第0000087727号无效宣告裁定书，在该裁定书中我局认为：
　　一、申请人称争议商标的申请注册侵犯其在先商号权，已构成对其在先使用并有一定影响的商标的抢注，并依据2013年《商标法》第三十二条主张权利。本案中，申请人提交的证据或为主体资格证明文件，不能证明其商标的使用情况；或为自制证据，在无其他证据佐证的情况下，真实性难以确认；或为域外证据，不能证明其商标或商号在中国市场的实际使用情况；或未显示形成时间等。综上，申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标申请日前，其在争议商标核定使用的葡萄酒、米酒等相同或类似商品上将“SPRINGBANK及图”作为商标或商号在先使用并具有一定影响，故争议商标的申请注册未构成2013年《商标法》第三十二条所指情形。
　　申请人称争议商标的申请注册损害了其在先著作权。本案中，申请人提交的在案证据仅能证明该标识的商标权归属及申请人将之作为商标在先使用的情况，不能证明其享有著作权。因此本案尚不足以认定争议商标的注册损害了申请人的在先著作权。争议商标的注册未违反2013年《商标法》第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之著作权规定。
　　二、申请人称争议商标已构成对其“SPRINGBANK及图”未注册商标的复制，并依据2013年《商标法》第十三条的规定主张权利。本案中，申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请日前，其“SPRINGBANK及图”商标经过使用在酒等商品上已在中国市场为相关公众所熟知，故争议商标的注册和使用不易误导公众，致使申请人的利益可能受到损害。综上，争议商标的注册亦未违反2013年《商标法》第十三条之规定。
　　三、2013年《商标法》第四十四条第一款所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为，是指系争商标注册人在申请注册商标时，采取了向商标行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证明文件，以骗取商标注册的行为，以及基于不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册的行为。申请人主张该条款，缺乏事实依据，我局不予支持。
　　申请人不服我局作出的裁定，向北京知产法院提起行政诉讼。北京知产法院判决认为，申请人未提供证据证明在争议商标申请注册前，“SPRINGBANK及图”作为申请人或苏格兰J&A Mitchel公司的商号在中国大陆地区在先登记或使用并在中国相关公众中具有一定的知名度，亦未能提供其享有相关著作权的证明文件。因此，争议商标的申请注册未违反2013年《商标法》第三十二条的规定。
　　申请人不服北京知产法院作出的判决上诉至北京市高院。
　　北京市高院判决认为，一、本案中，申请人的“SPRINGBANK及图”具有一定的艺术美感，符合著作权关于作品独创性的要求，已构成著作权法所保护的美术作品。申请人提交的证据能够证明在争议商标申请日前，被申请人有接触到涉案作品的可能性，且争议商标与涉案作品完全相同，故争议商标的申请注册侵犯了申请人的在先著作权。二、申请人未提交证据证明在争议商标申请日前，其商号已在相关商品领域中具有一定知名度，故争议商标的申请注册未侵犯其在先商号权。三、申请人提交的证据可以证明申请人在争议商标申请日前，“SPRINGBANK及图”商标在威士忌商品上对于中国相关公众而言已具有一定知名度，争议商标的申请注册已构成2013年《商标法》第三十二条规定所指的“以不正当手段抢先注册他人在先使用并具有一定影响的商标”之情形。
　　我局认为，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2013年的《商标法》，本案的相关程序问题仍适用2019年的《商标法》。
　　根据法院判决，本案中，争议商标的申请注册侵犯了申请人的在先著作权，并构成对其在先使用并具有一定影响商标的恶意抢注，已构成2013年《商标法》第三十二条所指的情形。
　　另，申请人依据2013年《商标法》第十三条、第四十四条等相关规定所提主张，因缺乏充分的事实依据，我局不予支持。
　　依照2013年《商标法》第三十二条、2019年《商标法》第四十四条第三款第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:李娇娜
戴艳
曹娜

2020年02月17日