注册号：12049136 - 商评字[2017]第0000078881号重审第0000000499号 - 申请人：麦当劳公司
时间：2020-08-31
关于第12049136号“麥旋風”商标
无效宣告请求裁定书
商评字[2017]第0000078881号重审第0000000499号
申请人：麦当劳公司
委托代理人：北京东方亿思知识产权代理有限责任公司
被申请人：食全食美（中国）有限公司
委托代理人：义乌市捷诚商标代理有限公司
申请人不服我局商评字[2017]第0000078881号《关于第12049136号“麥旋風”商标无效宣告请求裁定书》，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知产法院作出（2017）京73行初8763号行政判决书，判决撤销我局被诉裁定，并责令我局重新作出裁定。该判决已发生法律效力。我局依法重新组成合议组进行了审理。
法院判决认为，争议商标指定使用的服务与第1646857号“麦旋风”商标、第8666342号“麥旋風”商标（以下称引证商标一、二）核定使用的商品未构成类似商品/服务上的近似商标 商标转让。本案中，申请人在诉讼程序及无效宣告程序中提交的宣传、使用证据可以证明在争议商标申请日前申请人在“牛奶制品、冰淇淋”等商品上对“麦旋风”商标在我国进行了长期、广泛、大量的宣传和使用，引证商标一、二在“牛奶制品、冰淇淋”等商品上已成为我国公众广泛知晓的商标。争议商标与引证商标二完全一致，争议商标与引证商标一文字相同，仅繁简有异，差别不大，争议商标构成对两件引证商标的复制、摹仿。虽然争议商标核定使用的“广告宣传”等服务与引证商标一、二核定使用的“牛奶制品、冰淇淋”等商品相差较远，但相关公众看到争议商标时难免将其与麦当劳的知名商标建立相当程度的联系。因此，争议商标的注册将误导公众、损害申请人的权益，违反了《商标法》第十三条第三款规定所指情形。鉴于本案已适用《商标法》第十三条第三款对申请人商标予以保护，故对于争议商标是否构成《商标法》第四十四条第一款的情形，法院不再予以评述。
根据法院判决，我局认为，本案争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2013年《商标法》，本案的相关程序问题适用2019年《商标法》。
申请人在我局审理阶段及诉讼阶段提交的证据可以证明在争议商标申请日之前，申请人“麦旋风”牌“牛奶制品、冰淇淋”等商品已经进行了大量的销售和广告宣传，在行业内具有较高知名度，根据在案证据能够证明申请人使用在“牛奶制品、冰淇淋”等商品上的引证商标一、二已成为相关公众所熟知的商标。本案争议商标与引证商标一、二文字相同，仅与引证商标一繁简有异，鉴于引证商标一、二的知名程度，争议商标的注册和使用容易使相关公众误认为争议商标与引证商标一、二或申请人存在特定联系，从而损害申请人的利益。因此，争议商标的注册已构成2013年《商标法》第十三条第三款所指情形。
争议商标指定使用的“广告宣传”等服务与两件引证商标指定使用的“牛奶制品、冰淇淋”等商品差距较大，不属于类似商品/服务，争议商标与两件引证商标未构成使用在类似商品/服务上的近似商标 商标转让。争议商标未违反2013年《商标法》第三十条的规定。
如上所述，申请人提交证据可以证明申请人在争议商标申请注册日前，在“牛奶制品、冰淇淋”等商品上使用“麦旋风”商标并具有较高知名度。但申请人提交的在案证据不足以证明，在争议商标申请注册日前，申请人在我国在争议商标指定使用的广告宣传等服务或类似服务上在先使用“麦旋风”商标并具有一定影响。因此，争议商标未构成2013年《商标法》第三十二条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”所指情形。
申请人请求依据的2013年《商标法》第十条第一款第（七）项规定是指商标标识本身对其指定商品的质量等特点作了超过固有程度的表示，容易使公众产生错误的认识；申请人请求依据的2013年《商标法》第十条第一款第（八）项“有其他不良影响”是指商标对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。本案争议商标不存在上述情形，不适用上述两项规定。
申请人主张争议商标违反了2013年《商标法》第四十四条第一款的规定，但申请人权益已通过商标法其他条款予以保护，故我局不再适用2013年《商标法》第四十四条第一款进行审理。
综上，依照2013年《中华人民共和国商标法》第十三条第三款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
合议组成员:侯文健
田益民
庞婷
2020年01月20日
