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第9类软件商标的和APP名称的异同

来源:www.ht.cn时间:2018-04-26

    一、APP经营者的商标注册如何确定类别?APP上架过程中应用商店都会审查商标权及注册的类别吗?

    二、APP名称都是商标吗?

    三、当APP名称构成商标的情况下,到底属于哪个商品或服务上的商标?判断标准是什

    讨论过程中,提醒大家尽量从个案中抽象问题,讨论共性问题,我们的主要目标是理清思路,加深认识,不纠结于个案结论。


    关于议题1的第一个问题,APP经营者的商标注册如何确定类别的?这是企业面临的首要的问题,实践中就有各种各样的说法。

    乔万里·杭州:首先,做什么保护什么

    西安薛永谦:@A|乔万里·杭州对,先保护好本类

    杨静安|煮吃人:素材1.1  互联网+时代,企业如何搞定商标注册?


    该文有这样的表述:【互联网大潮下,绝大部分服务都离不开网络、Web、APP,无论是传统行业还是立志于颠覆传统行业的企业越来越多的意识到在互联网、特别是移动互联网布局的重要性。为此,在选择商标申请类别时一定要在第42类(特别是计算机编程、计算机软件设计、计算机软件更新、提供互联网搜索引擎、电子数据存储、通过网站提供计算机技术和编程信息、云计算)进行布局。考虑到企业的目的是销售盈利,第35类所涉及的服务将可能是互联网产品变现的一个重要手段,因此在第35类布局也尤为重要。实际上,笔者认为在互联网+时代,企业在互联网相关类别的申请布局意义远远大于其在垂直领域相关商品/服务类别上的布局。以“滴滴”和“快的”这样的移动互联网产品为例,其在42类的商标布局重要性远远在于在第39类(运输、出租车经营等)商标。】

    乔万里·杭州:比如海澜之家出个app,服装肯定是第一要保护的

    杨静安|煮吃人:我刚才刷屏的这个素材,就代表了一种观点,作者认为以“滴滴”和“快的”这样的移动互联网产品为例,其在42类的商标布局重要性远远在于在第39类(运输、出租车经营等)商标。他很强调互联网类别的重要性。

    杨静安|煮吃人:而下面一个观点,感觉就是需要尽量全面,只要沾点边,有点联系就要算上。

    杨静安|煮吃人:素材  1.2 互联网+”时代商标注册面临哪些新风险

    文有这样的表述:【以滴滴打车为例,一款打车软件至少涉及应用程序下载、地图服务、广播功能、出租车运输、旅行预订等内容,这就要求软件运营商需要在第9类、第16类、第38类、第39类等多种商标类别中进行商标注册。】

    王太平·广外法学院·广州:律师和公司法务角度,这并不错。

    乔万里·杭州:这样的互联网不是把网络做工具吗

    俱兴斌·西安律师:如果出现新的商品或服务类型是不是要考虑修改原来的分类呢?

    王太平·广外法学院·广州:但这可能不是立法者所希望看到的。

    杨静安|煮吃人:@西安薛永谦 @A|乔万里·杭州 两位的观点是首先保护好主要业务类别,但是,怎么去应对投诉或者被投诉问题呢?

    杨永岗:主体卖哪个类别商品或服务,这个APP就使用哪个类别的商标。比如销售服装,就是25类商标;经营法律服务,就使用45类。不用管什么35、42类;广告策划,35类~~~~

    杨静安|煮吃人:下面这个素材就提出了一个现实的问题:

    素材 1.3 你还没注意第9类注册商标?你的APP可能要被下架了

    该文有这样的表述:【1、Apple Store对于APP在商标权方面的要求很严格,已经投诉并调查属实,则很快就会采取下架处理。2、从一定程度上来说,第9类商标对于能否持续在Apple Store进行上架,起着至关重要的作用……3、间接说明,如果没有第9类商标,上架到Apple Store,随时有被下架的可能。】

    黄镇:投诉和被投诉问题如何理解?

    西安薛永谦:做好市场调查研究,布局跨类保护。

    黄镇:但是上述表述难道不是背离了商标使用的本质了吗?

    崔灵灵|服委会:9类是万能的么?

    杨静安|煮吃人:这就是很现实的问题了,企业法务的角度,是要解决实际问题,所以就有了王老师刚才的意见:“律师和公司法务角度,这并不错。”“但这可能不是立法者所希望看到的。”

    黄镇:在9类上注册,难道真的是区分来源了吗?

    杨静安|煮吃人:然而,这样可能会带来一大堆的危害,比如商标的大量积压,大量注册给企业带来的经济成本……

    王太平·广外法学院·广州:第9类现在恐怕快消失了,当时是很重要的,因为软件开发者的收益就是那么来的。但现在早不是那样了。

    西安薛永谦:35类也很重要。

    乔万里·杭州:遇到第9类来投诉的问题,可以尝试行政处罚后的行政复议和行政诉讼,把程序走到底,打出典型案例树立一面旗帜。再有类似案例,平台就会审慎对待不会轻举妄动了。

    王太平·广外法学院·广州:还是应该以传统商品分类的原理为准,看商品服务的功能,企业的收入从哪里来?

    戚啸贤·上海·海华永泰:恐怕开发者不会死抗到底,把程序走完。

    乔万里·杭州:现在是没有哪家被投诉app侵权的企业肯跳出来做这个“实验”。确实,担心不确定因素带来无法预料的损失。

    杨静安|煮吃人:这里我也顺便分享一下,分类表第9类商品更新过程中,增加了“可下载的计算机应用软件”、“可下载的手机应用软件”。此次刚又更新了“已录制的或可下载的计算机软件平台“

    王太平·广外法学院·广州:销售是所以商品的必要属性,软件现在几乎成为所有商品服务的工具或构件。

    船长·赵俊杰:@杨静安|煮吃人尼斯分类最新版对APP有何调整?

    杨静安|煮吃人:这些商品名称,大概指的就是我们今天要讨论的APP,也就是《移动互联网应用程序信息服务管理规定》中的”移动互联网应用程序“

    乔万里·杭州:“可下载的手机应用软件”。

    杨静安|煮吃人:@船长赵俊杰 增加了“已录制的或可下载的计算机软件平台“,这个来自于尼斯分类。那么,下一个内容是:APP上架过程中,应用商店都会审查商标权吗,会要求商标注册的类别吗?

    王太平·广外法学院·广州:这个是否要看其利润点儿?究竟是软件本身还是软件的功能?或者软件的使用?

    杨静安|煮吃人:@王太平~广外法学院~广州 利润点应该是很重要的参考因素,但互联网的业务往往有这样一个特点,羊毛出在猪身上……

    杨永岗:销售的商品是软件,比如“微软”、“Adobe”,才应指定9类商标“软件”,大部分APP不是卖软件、APP仅是达到销售目的的一种工具而已,这种工具可能是很多的,比如以前流行发传单,难道要注册16类印刷品吗?显然不对

    王太平·广外法学院·广州:还是要看主要的实质的

    商家泉:通俗易懂的解释清楚了。

    杨静安|煮吃人:APP上架过程中,应用商店都会审查商标权吗,会要求商标注册的类别吗?我记得有企业说过,上架需要提供9类注册证。也有企业说,提供其他类别的注册证也能过。

    黄镇:我们之前是提供9类商标。

    王太平·广外法学院·广州:大家可以看看美国商专局网站上的一些普及视频和问题解答,讲的不错。

    杨静安|煮吃人:@黄镇 主要业务方向是什么呢?比如汽车服务的APP,也是提供9类注册证?

    黄镇:其实主要是一些优惠活动推送,基本不会太过app去做这些,当然也有汽车维修服务。

    船长·赵俊杰:我们在代理涉及APP商标案时,也发现分类的问题。

    黄镇:比方说维修预约等。

    杨静安|煮吃人:也就是主营业务做推广,或售后服务等等,做了一款APP,但按照当时的惯例提供9类注册证,对吧@黄镇

    黄镇:是的

    王太平·广外法学院·广州:这恐怕不对,就跟阿里要求开旗舰店要求35类注册类似。

    黄镇:但是我个人是非常认同馆长的意见的。

    王太平·广外法学院·广州:平台不一定能免责。

    杨静安|煮吃人:我相信实践中这样的情况大有存在。也就是说,普遍存在问题。

    乔万里·杭州:这个判决书(腾讯诉商评委,“微信”商标被撤判决书,见第三组彩蛋。)阐述了“提供在线游戏”服务与“计算机游戏软件”商品的不同认定,有一定的典型意义。

    黄镇:我们也投诉过,但苹果平台原则上接受投诉也是按照第9类要求,最终我们的投诉未被受理。

    杨静安|煮吃人:应用商店在按照通知删除规则处理投诉过程中,会审查类别问题吗?

    黄镇:我投诉的那个个案比较特殊。

    王鑫芳·金山:@黄镇未被受理?是苹果没反应?

    黄镇:是的。已经是两年多前的事情了。

    杨静安|煮吃人:@王鑫芳-金山 王总,您接触到的情况,应用商店处理投诉一般是怎么看待类别问题的?

    乔万里·杭州:所以现在缺乏一个敢于做诉讼实验的被第9类投诉的app商家~

    王鑫芳·金山:我们投诉,苹果的反应是直接转给对方,你们两方撤吧。扯得清就这样,扯不清也这样…对方有没有商标都不管,别提类别了。

    黄镇:其实作为平台方根本没有能力审查,但是针对这种情况目前为止没有特别有效的处理方式。根本就是店大欺客。

    王太平·广外法学院·广州:还是需要法院给出规则,尤其是最高弄个指导案例。

    杨静安|煮吃人:@王太平~广外法学院~广州 是啊,需要典型案例。

     

    杨静安|煮吃人:我们进入第二个议题,APP都有一个名称,但是这些名称都是商标吗?

    黄镇:名称不一定都是。

    杨淼·金山云·知产:看显著性。

    杨静安|煮吃人:比如用于拍照的一款APP,名叫”拍客”,是商标吗?

    商家泉:不一定是商标。

    杨静安|煮吃人:#商标# 《中华人民共和国商标法》第八条 任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。

    王太平·广外法学院·广州:这个恐怕和普通图书游戏电影等的名称类似,具有天然的描述性,除此之外和普通商标规则应该没有太大差异。

    杨静安|煮吃人:我尽量用具体规则中的表述,“能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志”,也就是能区分商品来源的标志,才是商标。

    杨静安|煮吃人:素材3.1  拍客案:“拍客”诉“新浪拍客”商标侵权被驳

     【法院认为,考虑到涉案App系为提供“拍客”用途的专用软件,其针对的目标消费者为“拍客”群体,实现的功能亦是拍摄照片或视频上传至网络平台,鉴于涉案App与“拍客”的第一含义所指代的特定人群具有天然的紧密联系,此时“拍客”一词在涉案App上起到的作用是表明该App的用途,其目的是直接告知消费者该App的用途及适用人群,该种使用方式属于对“拍客”一词第一含义的使用,而非发挥区分其服务来源作用的商标性使用。】

    王太平·广外法学院·广州:美国商标审查指南是在titles of creative works之下来考虑的,分single和series,前者的标题原则不可注册,后者原则可注册。

    杨静安|煮吃人:拍客案中,法院认为“拍客”只是在其“第一含义”的意义上使用,也就是直接告知消费者该App的用途及适用人群。而不是“第二含义"的使用,标示商品的来源。

    王太平·广外法学院·广州:作为作品标题,在注册和保护上均略有特殊,主要是由标题天然的描述性带来的。

    杨静安|煮吃人:这里引用一段汪咖的表述:APP的功能首先是区分不同APP的名称。APP作为一个应用程序,给消费者传递的信息首先是,我的APP软件和别人的APP软件的名字是不同的。如果一个APP所提供的服务是以实体服务为基础,比如“中国国航”,国航公司把它线下的服务通过APP的形式,放在手机客户端提供订票、订座位等服务。在此种情形下,该APP的名称起到的就是商标的作用,消费者看到“中国国航”这个APP名称的时候,想到的一定是国航公司提供的是该公司与航空有关的服务。

    杨静安|煮吃人:@王太平~广外法学院~广州 我赞同王老师的观点。

    王太平·广外法学院·广州:最近会有篇论文《游戏名称的商标法保护》,将发在华南师大学报第一期,到时候请大家多指教。

    杨静安|煮吃人:谢谢王老师,我觉得这里可以形成一个共识,APP名称并非都是商标。这个名称可能有两个层面的意义,一个是传递产品的基本信息,另一个是标识商品来源(提供者)。如果具备了第二个层面的作用,就具备了商标的识别作用,这种情况下的APP名称属于商标。

    船长·赵俊杰:@王太平~广外法学院~广州游戏名称可以采用版权法路径保护吗?

     

    杨静安|煮吃人:第三个问题:当APP名称构成商标的情况下,到底属于哪个商品或服务上的商标?判断标准是什么?

    商家泉:APP名称即便是商标,也是实际提供服务或商品的商标,就像咖啡店的杯子上的商标是服务商标而非商品商标一样。

    杨静安|煮吃人:我觉得这几个案例,不得不介绍。

    王太平·广外法学院·广州:对。不过还是要看具体情况,有可能也分single和series呢。

    杨静安|煮吃人:素材2.1  【滴滴打车案】“滴滴打车”侵权案15日在杭开庭 北京已宣判

     【在杭州,起诉“滴滴打车”的是杭州妙影微电子有限公司,这是一家从事车联网系统研发的企业,业务涉及嵌入式智能终端、移动互联网、云服务计算等领域。早在2012年,公司老板吴女士就在宁波申请到了“嘀嘀”商标,核定使用在计算机程序(可下载软件)、手提电话、电子芯片、遥控仪器等第9类商品上,有效期10年。】

     在北京,【原告是成立于2006年的广州睿驰公司。在2012年,该公司分别在第38类的信息传递、计算机辅助信息、图像传送等服务上注册了“嘀嘀”与“滴滴”商标,并在第35类替他人推销、商业管理等服务上,注册了“嘀嘀”商标。】

    王太平·广外法学院·广州:这是前面的,@船长赵俊杰原则上很难。

    杨静安|煮吃人:这个”滴滴打车“案(滴字不一定对),应该是最早引起APP名称到底属于什么类别的商标的案例。

    商家泉:小黄车案也是一样的情况。

    杨静安|煮吃人:当时很期待杭州那个案子出一个判决出来,因为原告主张第9类软件上的商标权。

    商家泉:这次海淀法院会判的,但愿别调解。

    杨静安|煮吃人:这个悬念一直等到”曹操专车“案,这个案件判决书很值得一读。

    杨静安|煮吃人:素材2.5  “说曹操”和“曹操专车”打官司,法院咋判?

    【法院认为,商标究竟识别的是商品来源还是服务来源,应结合商标的具体使用方式,从相关公众一般注意力角度予以认定。虽然“曹操专车”标识的程序本身为计算机应用程序,但是被告向消费者提供该应用程序下载是供其作为工具使用,知晓此应用程序是用于预约专车服务的工具,此标识指向的是专车预约服务来源,而非单独提供的软件商品的来源。所以“曹操专车”并不是第9类“计算机程序(可下载软件)、可下载的计算机应用软件”商品的来源。】

    王太平·广外法学院·广州:这个好。

    杨静安|煮吃人:9类商标没有告倒”曹操专车。但是据说这个案子二审已经调解了。

    贾宏:曹操二审撤诉。

    杨静安|煮吃人:@贾宏 哦对,是撤诉不是调解,我澄清一下。

    王太平·广外法学院·广州:这类案件写的好的话可以成为指导案例。

    杨静安|煮吃人:曹操专车案的判决,可能是大家很想要的。

    西安薛永谦:感觉9类有些坐享其成。

    贾宏:我们当时准备嘀嘀打车这个案件的时候,考虑到了其提供运输中介服务的情况,所以在诉讼请求中特意绕开了其服务的属性。

    西安薛永谦:还是应该对计算机软件的单位做限定性解释。

    杨静安|煮吃人:关于服务的本质,APP软件与相关服务的关联性,这个判决有较为深入的阐述。

    王太平·广外法学院·广州:@王太平~广外法学院~广州王老师,我这有判决书,可供参考

    杨静安|煮吃人:当然认可第9类商标的案例也是有一些的,我此前有关注到这个”西柚“案。西柚案的重点在通知删除规则下的网络服务商责任问题,涉及到APP名称与商标类别的问题一笔带过,但就是这一笔,能代表一种观点。

    贾宏:后来虽然圆满结案,但留下了不少悬而未决的问题。

    杨静安|煮吃人:素材2.3  【西柚案】APP运营商的商标责任认定

    归纳起来,关于涉案产品与第9类商品的关系,一审认为:“西柚-女生助手”与注册商标核定的第9类计算机程序(可下载软件)等属于同一种类商品。二审认为:在商品的功能、用途、消费对象、销售渠道等方面都十分相近,属于类似商品。

    贾宏:APP的案子。还是得具体情况具体分析。

    杨静安|煮吃人:@贾宏 非常同意您的观点,不能一概而论。

    杨静安|煮吃人:今天晚上的话题,欧盟法院的优步案也能作为参考,这个案子不是商标案件,但讨论的问题,涉及到对业务性质的分析。

    杨静安|煮吃人:素材2.6  欧盟法院判决:优步是出租汽车公司而非科技信息公司

     【法院首先认为,优步提供的服务不仅仅是一个通过智能手机连接非职业司机使用自己的车辆和那些希望进行城市出行的人的中介服务。事实上,在这种情况下,该中介服务的提供者同时提供城市交通服务,特别是通过软件工具来提供服务,目的是为城市出行者利益而组织的一般行动。法院在这方面注意到,优步是驾驶员和希望进行城市出行的人必不可少的。法院也认为,优步对司机提供运输服务的条件有决定性影响。

    因此,法院认定,该中介服务必须被视为主要组成部分是运输服务的一个整体的有机组成部分,不可将其归类为“信息社会服务”,而是应该归于“公共交通服务”。】

    贾宏:为什么我说嘀嘀案子被告存在侵权行为,是因为这个案子,有他的特定背景以及APP特殊的基因。

    孙远钊:【请教】一个产品或一项服务所使用的app在本质上是否就是促销该产品或服务的一种辅助工具?换句话说,那是否可以视为一种商品的"包装"或"装潢"?

    西安薛永谦:@孫遠釗这个说法很到位。

    王太平·广外法学院·广州:差不多我前面还说过是汽车的轮胎发动机。

    船长·赵俊杰:@孫遠釗包装、装潢,具有特定含义。

    孙远钊:如果答案是肯定的话,那么是否根本不需要以是否登记为要件,就可以直接以反不正当竞争作为维权或是抗辩的手段?

    王太平·广外法学院·广州:人家孙老师@船长赵俊杰又不是说反法上的,就是它的正常含义。

    船长·赵俊杰:@船长赵俊杰 那么这不正是那个所谓的"特定含义"么?

    杨静安|煮吃人:当APP名称构成商标的情况下,到底属于哪个商品或服务上的商标,判断标准是什么?判断标准是什么,我感觉应该是考虑业务的本质。APP一般来说是手段,是工具,不是业务的本质。

    孙远钊:@王太平~广外法学院~广州 是的。我原是指一般的含义而言。但也不排除所谓的特别含义。

    王太平·广外法学院·广州:APP名称和APP不能混吧。

    杨静安|煮吃人:@王太平~广外法学院~广州 是啊,逻辑上还少了一环。

    船长·赵俊杰:@杨静安|煮吃人发一份《尼斯分类》表吧。

    孙远钊:另一个问题是:原本商标的使用就有附属商标。例如麦当劳McDonald's就有McCafe(麦咖啡)。那么app的名称是否也可以作为附属商标呢?

    孙远钊:@王太平~广外法学院~广州 抱歉,是指的app名称。也就是今天讨论的主题。这两者的确不能混淆。

    杨静安|煮吃人:互联网+的环境下,关于APP名称与商标类别的关系,或者说互联网技术类别与传统业务类别的关系,我觉得:一方面,原则上应当是手段与目的的关系,不能等同对待:APP一般是作为技术/工具/手段来出现,比如用于搜索/存储/定位/计算,极大提升传统业务的营销效率,在很大程度上影响一个行业的发展模式。而传统业务的内容才是目的和本质,比如健康咨询/网约车/订餐/订酒店/支付/交友……但另一方面,相互间关联性较强,需要具体分析:部分情况下确实可能构成类似;部分情况下某些服务是多种服务内容的结合,同时涉及多个类别,难以划分到某一个类别;某些互联网服务商本身就是提供技术服务,直接对应互联网技术服务或产品类别。


    乔万里·杭州:时间关系,今晚的三个议题我小结一下,欢迎补充:

    第一个议题:我们需要一个敢于做诉讼实验的被第9类投诉的实体app商家配合,打出一个典型,论证出不构成类似商品服务不构成侵权的典型案例;

    第二个议题:app名称参照商标注册审查标准,区分商品服务来源的显著性问题解决了就是商标,显著性问题解决不了就不是;

    第三个议题:当APP名称构成商标的情况下,属于实际提供的商品或服务上的商标,具体问题具体区别对待:如曹操专车案认定曹操专车app标识指向的是专车预约服务来源,而非单独提供的软件商品的来源;而西柚案则认为西柚app与第9类计算机程序属于类似商品;优步案中优步提供的中介服务必须被视为主要组成部分是运输服务的一个整体的有机组成部分,不可将其归类为“信息社会服务”,而是应该归于“公共交通服务”。

    孙老师对app名称维权解决方案的补充:app在本质上是促销其产品或服务的一种辅助工具,app名称可以反不正当竞争法中的商品服务的知名商品"包装"或"装潢"来维权或抗辩。


    杨静安|煮吃人:今晚讨论的APP名称与商标的问题,借用汪此前的表述,需要一个从“互联网+”到“+互联网”的思维变化,不能本末倒置了。今晚沙龙到此结束,谢谢大家的热情参与,接下来自由讨论。

    内容来源于:LEGAL版权群