“炎敌油”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-08-06

 

关于第18089721号“炎敌油”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2020]第0000107757号

   

　　申请人：沈阳市皇姑区兴旺社区卫生服务站
　　委托代理人：沈阳荣丰知识产权代理有限公司
　　被申请人：沈阳医达生物科技有限公司
　　委托代理人：中山市权诚知识产权服务有限公司
　　
　　申请人于2019年05月24日对第18089721号“炎敌油”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：“炎敌油”是中国医科大学薛景贤教授根据自家祖传秘方研发，并于1997年7月25日获得国家发明专利，相继在《中医药创新与发展高级论坛》、《中华现代中西医杂志》、《实用中西医结合临床》等多家专业报刊杂志上发布论文。薛景贤教授退休后成立了沈阳市维康免疫疾病临床医学研究所，由其长女薛英辉负责经营，薛英辉于2014年又成立沈阳市皇姑区兴旺社区卫生服务站。“炎敌油”在上述研究所和卫生服务站使用已有近20年历史，由于效果显著深得广大消费者欢迎。沈阳中润传媒广告有限公司的法定代表人李振曾于2014年12月4日购买炎敌油药，并询问是否有意与一家广告公司合作销售炎敌油药事宜，后被拒绝。此后有相同手机号码的顾客每月购买相同数量的炎敌油药，直至2015年11月12日，后得知其购买药品后再网上及外地加价倒卖销售。经查询，此前购买药品登记手机号码与沈阳中润传媒广告有限广告法定代表人李振手机号码相同。李振等人虚假宣传、非法经营、倒卖销售的行为严重扰乱了社会市场经济秩序，被申请人的行为具有明显不正当竞争的主观恶意，抢注申请人已经使用并具有一定影响的“炎敌油”商标，损害了沈阳市皇姑区兴旺社区卫生服务站的合法权益。综上，申请人请求依据《商标法》第三十二条、第三十五条、第四十四条、第四十五条等规定，对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据：
　　1、申请人民办非企业单位登记证书、薛英辉身份证复印件；
　　2、争议商标公告信息；
　　3、薛景贤发明专利证书等复印件；
　　4、专利发明人薛景贤及其女儿发表的多篇关于“炎敌油”的论文复印件；
　　5、被申请人及相关人员冒名购买“炎敌油”在网上销售截图；
　　6、被申请人及相关人员在卫生所冒名购买“炎敌油”门诊日志部分登记记录复印件；
　　7、“炎敌油”发明人薛景贤教授之女薛英辉关于“炎敌油”商标被抢注的几点说明；
　　8、争议商标不予注册决定书、不予注册复审决定书；
　　9、大连第四人民医院王洪医师证明材料；
　　10、辽宁农民报对炎敌油报道公证书原件。
　　被申请人答辩的主要理由：被申请人的“炎敌油”商标为非固定搭配词语，被申请人将争议商标授权给辽宁医达药业有限公司使用，经过被申请人及被授权人多年大量使用和宣传，显著性得到增强，便于识别，具有很高的市场知名度。争议商标的申请注册不存在恶意，不会损害申请人的利益，无任何不良影响，没有违反《商标法》的相关规定。被申请人正当合法经营，不存在不正当竞争行为。综上，被申请人请求对争议商标予以维持。
　　被申请人提交了以下主要证据（复印件）：
　　1、被申请人商标注册证；
　　2、商标许可使用协议和许可通知书以及被授权人品牌使用商品包装；
　　3、被申请人企业标准、全国消毒产品网上备案信息服务平台截图、中国商品信息服务平台截图、产品检测报告；
　　4、委托加工合同、包装采购合同、销售发票等；
　　5、不予注册复审决定书；
　　6、产品推广活动照片、网上销售页面截图、推广视频、包装盒原件。
　　经审理查明：争议商标由沈阳中润传媒广告有限公司于2015年10月19日申请注册，指定使用在第5类医药制剂等商品上，经异议及不予注册复审，于2019年3月21日获准注册。经核准，争议商标于2017年7月6日转让至沈阳医达生物科技有限公司名下。申请人于2019年05月24日对争议商标提出无效宣告请求。
　　以上事实由商标档案予以佐证。
　　我局认为，鉴于本案争议商标在2019年11月1日《商标法》修改条款实施前已核准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题适用2019年《商标法》。根据当事人理由、我局查明事实及在案证据材料，本案焦点问题可归纳为：
　　一、争议商标的申请注册是否违反了《商标法》第三十二条规定的“以不正当手段抢注他人在先使用并有一定影响的商标”的情形。申请人提交的证据1为沈阳市皇姑区兴旺社区卫生服务站民办非企业单位登记证书，法定代表人为薛英辉。证据3中包含发明专利证书、介绍信、发明专利申请初步审查合格通知书、关于“炎敌”药开发协议书，上述证据可以证明薛景贤作为专利权人发明了一种治疗溃疡的药物及其制备方法。2003年《中医药创新与发展高级论坛论文集》、2006年《中华现代中西医杂志》、2007年《实用中西医结合临床》中三篇作者为薛景贤、薛英辉为作者关于中药炎敌油的相关疗效研究文章。经公证的2002年12月28日的《辽宁农民报》，其中第12版乡土艺苑版面底部有《炎敌油—神油——记中国医科大学老年病防治研究中心炎敌油发明人薛景贤教授》的文章。考虑到申请人与争议商标原权利人所在地均在辽宁省沈阳市，申请人对炎敌油溃疡药的宣传可以及于被申请人。争议商标原权利人在护肤药剂、医药制剂等相同或类似商品上申请注册与申请人在先使用并具有一定影响的“炎敌油”相同的争议商标，容易使消费者将之与申请人在先使用的商标相联系，进而对商品来源产生混淆误认，已构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标。争议商标的申请注册违反了《商标法》第三十二条规定的“以不正当手段抢注他人在先使用并有一定影响的商标”的情形。
　　二、争议商标的申请注册是否构成了《商标法》第四十四条规定的情形。《商标法》第四十四条第一款禁止的是欺骗商标行政主管机关或其他不正当手段取得商标注册的行为，申请人援引该条款主张无效宣告争议商标的注册，但申请人提交的证据不足以证明该项主张。争议商标的注册未构成《商标法》第四十四条第一款规定的情形。2019年《商标法》第四十四条第二款为程序性条款，我局不予评述。
　　另外，申请人提出的被申请人虚假宣传、非法经营行为等其他主张不属于本案审理范围，我局不在此不予评述。2019年《商标法》第三十五条为程序性条款，我局不予评述。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:张丁萍
李淑维
李世恒

2020年04月30日