商标使用_“JACOB HOOY及图(指定颜色)”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-08-08

 

关于第21180481号“JACOB HOOY及图(指定颜色)”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2020]第0000105271号

   

　　申请人：雅歌布霍伊有限公司
　　委托代理人：上海瑛汇颀商务咨询有限公司
　　被申请人：上海雅各布贸易有限公司
　　委托代理人：上海今大商标代理有限公司
　　
　　申请人于2018年10月15日对第21180481号“JACOB HOOY及图（指定颜色）”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、申请人是世界上研究香料和精油系列产品历史最悠久、最专业的企业，其“Jacob Hooy”牌化妆品遍及世界各地。争议商标的注册侵犯了申请人在先商号权、著作权，并构成对申请人在先知名商标的恶意抢注。二、被申请人与申请人存在业务往来关系，其为申请人在中国的品牌经销商和代理人，被申请人在明知申请人商标的情况下，注册争议商标的行为违反诚信原则，具有恶意性。三、除本案争议商标外，被申请人还大量抢注了其它知名品牌。四、争议商标的注册具有欺骗性，易误导公众。依据2013年《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第十五条第一款、第三十二条、第四十五条第一款、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定，请求对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据（以光盘形式提交）：1、申请人荷兰商业登记证明及中文翻译、互联网上对申请人及其品牌的介绍；2、申请人官网信息；3、比荷卢商标注册信息；4、申请人产品在电商平台上的销售页面；5、产品代理及授权证明；6、产品备案信息；7、申请人与被申请人实际控股人的往来邮件、市场报告及被申请人企业信息；8、作品登记证书；9、其它案件裁定书；10、著作权权利归属协议；11、产品图片等。
　　被申请人答辩的主要理由：被申请人最早于2009年申请注册了“JACOB HOOY”商标，该标识经被申请人多年宣传使用，已与其形成唯一对应关系。争议商标是被申请人于2009年在先注册的第7148432号“JACOB HOOY及图”商标的延伸性注册，争议商标的注册未损害申请人在先商号权、著作权、商标权，被申请人与申请人不存在代理或者代表关系。且申请人在案证据不足以证明申请人权利主张，请求维持争议商标的注册。
　　我局将被申请人答辩理由寄送给申请人，申请人提交的质证意见与其无效宣告理由基本相同。
　　经审理查明：争议商标由被申请人于2016年9月1日申请注册，并于2017年11月7日取得注册，核定使用在第30类茶等商品上，专用期限至2027年11月6日。
　　以上事实有商标档案在案予以佐证。
　　我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已取得注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。申请人请求宣告争议商标无效援引的2013年《商标法》第七条、第九条为原则性条款，一般不作为商标评审申请的直接依据，且《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国反不正当竞争法》立法精神已体现在2013年《商标法》具体条款的规定之中，本案适用2013年《商标法》相关实体条款予以审理。
　　根据当事人陈述的理由、提交的证据并结合已查明事实，我局对以下主要焦点问题予以审理：
　　一、申请人在案证据中用以证明被申请人与其存在代理代表关系的证据5、6、7虽然可以证明在争议商标申请注册前，被申请人是申请人“JACOB HOOY sedert1743”系列化妆品在中国的进口商和销售代理，但申请人商标使用的化妆品商品与争议商标核定使用的茶等商品在功能、用途等方面不同，不属于同一种或类似商品。故，本案尚不能认定争议商标的注册构成2013年《商标法》第十五条第一款禁止之情形。
　　二、2013年《商标法》第三十二条关于对他人在先商号权、商标权的保护，应以他人商号、商标在争议商标申请注册前已通过使用在中国相关公众中具有一定知名度为基本事实依据。同时保护范围原则上应以争议商标核定使用的商品与申请人所提供的商品相同或类似为限。申请人在案证据中用以证明其商号、商标具有知名度的证据1、3申请人商业登记证明、商标注册信息等证据非其商号、商标在中国的宣传使用证据；证据2、4中的互联网信息、其产品在中国电商平台上的销售资料等证据或为自制证据或形成时间晚于争议商标申请注册日，上述证据尚不足以证明申请人商号、商标在中国《商标法》法域内已具有一定知名度，且上述证据中体现的商品为面膜、面霜等化妆品商品。综合申请人在案证据，尚不足以证明在争议商标申请注册前在与争议商标核定使用的茶等商品为相同或类似商品制售行业内，申请人将“JACOB HOOY”作为其商号，通过在经营活动中的使用已在中国《商标法》法域内具有一定知名度，亦不足以证明其“JACOB HOOY”商标在争议商标申请注册前在与争议商标核定使用的茶等商品为相同或类似商品上，在中国大陆地区在先使用并达到有一定影响的程度。故，本案不能认定争议商标的注册构成2013年《商标法》第三十二条所禁止的“损害他人现有的在先权利”、“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
　　三、申请人在案证据中用以证明其对“JACOB HOOY及图”享有在先著作权的证据8版权证书显示“JACOB HOOY Limmen Holland sedert1743及图”系由MarcelisDekave B.V. 于2000年1月1日创作完成，并于2000年1月1日首次发表的美术作品，著作权人为申请人。“JACOB HOOY sedert1743及图”系由MarcelisDekave B.V. 于2009年1月1日创作完成，并于2009年1月1日首次发表的美术作品，著作权人为申请人。争议商标中的图形与申请人作品中的图形在构成元素、设计构思、表现手法以及整体视觉效果无明显区别，二者已构成实质性近似。虽然著作权证书载明的登记时间为2018年11月，晚于争议商标申请注册日，但申请人提交的证据11产品图片可以证明在争议商标申请注册前，申请人已将上述美术作品使用于其产品标贴上，且申请人证据5、6、7可以证明在争议商标申请注册前，被申请人是申请人“JACOB HOOY sedert1743”系列化妆品在中国的进口商和销售代理，被申请人应对申请人商标及其产品具有一定程度的了解。且被申请人于本案中未提交证明争议商标系由其独立创作完成的证据，在无相反证据推翻的情况下，本案宜认定争议商标的注册构成对申请人在先著作权的侵犯。综上，被申请人未经申请人许可，将侵犯申请人享有在先著作权的作品作为争议商标的图形部分，其行为已构成2013年《商标法》第三十二条所禁止的“损害他人现有的在先权利”之情形。
　　另，2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所禁止的“带有欺骗性”之情形系指商标对其指定使用商品或者服务的质量等特点或者产地作了超过其固有程度或与事实不符的表示，易使公众对商品或者服务的质量等特点或者产地产生错误的认识。鉴于争议商标本身并未带有欺骗性，易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认，故，争议商标的注册未构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所禁止之情形。2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所禁止的“具有其他不良影响” 之情形系指商标本身的图形、文字或其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。本案争议商标本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。故，争议商标的注册未构成2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所禁止之情形。本案不适用2013年《商标法》第四条的规定。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:韩蓄
赵焕菲
张悦

2020年04月27日