近似商标_注册商标_“CORLEONE PICLURES及图”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-08-10

 

关于第21085547号“CORLEONE PICLURES及图”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2020]第0000078380号

   

　　申请人：派拉蒙电影公司
　　委托代理人：北京厚德致远知识产权代理有限责任公司
　　被申请人：柯里昂影业（重庆）有限公司
　　委托代理人：重庆猪八戒知识产权服务有限公司
　　
　　申请人于2018年11月16日对第21085547号“CORLEONE PICLURES及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：
　　1、争议商标与申请人的第11161013号“DON CORLEONE'S”商标（以下称引证商标）构成使用在类似服务上的近似商标。
　　2、由申请人制作发行的《教父THE GODFATHER》系列电影于1972年首次公开上映，并于2013年引进中国，经长期宣传播放已被包括中国在内的世界观众熟知和认可。“DON CORLEONE”为该电影主人公的名称，身穿黑色西装、佩戴领结，别一朵红色玫瑰花的教父形象是申请人创意的结晶。申请人对电影作品《教父THE GODFATHER》及“DON CORLEONE”人物名称和形象享有在先著作权，争议商标与申请人享有在先著作权的作品相似，侵犯了申请人的在先著作权。同时，争议商标构成对申请人在先使用并具有一定影响的的“DON CORLEONE”电影人物名称和形象的恶意抢注，违反了《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第三十二条的规定。
　　3、被申请人与申请人属于同一行业，其在明知申请人知名电影的情况下，仍申请注册争议商标，具有明显主观恶意，有悖诚实信用原则，构成不正当竞争。同时，争议商标的注册带有欺骗性，易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认，扰乱了正常经济秩序，造成不良社会影响。因此，争议商标的注册违反了《商标法》第七条、第十条第一款第（七）及（八）项的规定。
　　综上，依据《商标法》第七条、第九条、第十条第一款第（七）及（八）项、第三十二条、第四十五条及《民法通则》第四条、《反不正当竞争法》第二条的规定，申请人请求宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据：
　　1、相关媒体对申请人及其电影的介绍、宣传报道；
　　2、申请人注册商标信息。
　　被申请人答辩的主要理由：一、争议商标与引证商标未构成《商标法》第三十条所指使用在类似服务上的近似商标。二、争议商标的英文部分“CORLEONE PICLURES”是指“柯里昂影业”，争议商标的注册与申请人作品无关，未侵犯申请人的在先著作权，未违反《商标法》第三十二条的规定。三、争议商标的注册未违反《商标法》第十条第一款第（七）及（八）项的规定，未构成不正当竞争。四、争议商标经使用已具有一定知名度。综上，被申请人请求维持争议商标的注册。
　　被申请人提交了被申请人微信公众号及官网截图证据。
　　针对被申请人的答辩，申请人质证的理由与无效宣告请求基本一致。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2016年8月24日申请注册，于2017年10月28日获准注册，指定使用在第41类为娱乐组织时装展览等服务上。
　　2、引证商标的申请注册日及获准注册日均早于争议商标的申请注册日，核定使用在第43类餐厅等服务上。至本案审理时，引证商标在专用权期限内，权利人为本案申请人。
　　以上事实有相关商标档案在案佐证。
　　我局认为，本案争议商标获准注册日为2017年10月28日，早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，本案实体问题适用2013年《商标法》进行审理，相关程序问题适用现行《商标法》进行审理。
　　申请人请求宣告争议商标无效所援引的2013年《商标法》第七条、第九条为总则性条款，《反不正当竞争法》、《民法通则》的相关条款及前述2013年《商标法》总则性条款的精神均已体现在2013年《商标法》的具体条款中，我局将根据当事人的评审理由、提交的证据适用2013年《商标法》的相应具体条款予以审理。
　　根据当事人陈述的事实和理由，本案焦点问题可归纳为：一、争议商标与引证商标是否分别构成使用在类似服务上的近似商标，违反了2013年《商标法》第三十条的规定。 二、争议商标是否损害了申请人的在先著作权，是否构成对申请人商标的抢注，违反了2013年《商标法》第三十二条的规定。
　　关于焦点问题一，争议商标指定使用的第41类为娱乐组织时装展览等服务与引证商标核定使用的第43类餐厅等服务在服务的内容、目的等方面存在一定差别，不属于类似服务。因此，争议商标与引证商标并存使用在非类似服务上，不易引起相关消费者的混淆、误认，未构成使用在类似服务上的近似商标。
　　关于焦点问题二，鉴于申请人电影作品《教父THE GODFATHER》中的“DON CORLEONE”人物名称及形象不能独立表达电影作品的思想和情感，不具备法律意义上作品的要素，并非著作权法保护的作品。因此，我局对申请人关于争议商标的注册侵犯其在先著作权的主张不予支持。
　　鉴于本案申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标申请之日前，申请人的“DON CORLEONE及图”商标在与争议商标指定使用第41类为娱乐组织时装展览等同一种或类似服务上已经使用并取得一定影响。因此，申请人关于争议商标构成对其商标抢注的主张缺乏事实依据，我局不予支持。
　　另，2013年《商标法》第十条第一款第（七）项规定所指“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”的标志主要指故意夸大商品或服务的功能、作用等，从而掩盖了商品或服务在质量、主要原料、功能、用途等方面的真相，欺骗消费者，容易使相关公众对商品或服务的质量等特点或者产地产生误认的标志。2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“不良影响”是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形。鉴于目前尚无证据表明争议商标存在上述情形，故本案不能认定争议商标违反了2013年《商标法》第十条第一款第（七）项及第（八）项的规定。
　　2013年《商标法》第四十四条第一款所禁止的 “以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”行为，是指争议商标注册人在申请注册商标的时候，采取了向商标行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证明文件，以骗取商标注册的行为，以及基于不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册的行为。本案中，申请人提交的证据不足以证明争议商标存在损害公共利益或者公共秩序的情形，也不足以证明争议商标的注册扰乱了注册管理秩序。因此，对申请人的该项主张，我局不予支持。
　　依照《商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以维持。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:王钒
乔烨宏
申琼珊

2020年04月13日