商标查询_商标转让_“EMERSON QUIET KOOL”商标无效宣告请求裁定书
时间：2020-08-13
关于第29560444号“EMERSON QUIET KOOL”商标
无效宣告请求裁定书
商评字[2020]第0000053006号
申请人：艾默生静酷有限公司
委托代理人：广东中亿律师事务所
被申请人：艾默生电气公司
委托代理人：北京市君合律师事务所
申请人于2019年04月15日对第29560444号“EMERSON QUIET KOOL”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：申请人于2017年1月10日受让“EMERSON QUIET KOOL”商标，在美国拥有对“EMERSON QUIET KOOL”的商标权，商品涉及空调器、除湿器，是一个历史悠久的知名商标。2009年被申请人与“EMERSON QUIET KOOL”商标原注册人欧威尔香港技术有限公司（以下称欧威尔公司）签订《同意协议》约定被申请人不得在空调器、除湿器或类似商品上注册带有“EMERSON”字样的商标，该协议是全球性协议，申请人作为“EMERSON QUIET KOOL”商标的受让方，同样享有上述协议的相关权利。被申请人明知申请人“EMERSON QUIET KOOL”商标的存在，却在同一种或类似商品上申请注册与之相同的争议商标，明显存在抢注的恶意。综上，依据2013年《商标法》第十五条第二款、第四十五条第一款的规定，请求对争议商标予以无效宣告。
申请人向我局提交了以下主要证据（复印件）：1、经公证认证的《同意协议》、《商标转让说明》、“EMERSON QUIET KOOL”美国商标注册证；2、“EMERSON QUIET KOOL”商标在美国的转让记录；3、飞达仕公司历史简介； 4、其他证据材料。
被申请人答辩的主要理由：被申请人成立于1890年，在融合科技与技术工程领域中占据世界领导地位，是“EMERSON”系列商标的真正所有人。申请人援引在美国注册的第4688893号商标非《同意协议》中所涉及的商标，且指定使用的商品与本案争议商标指定使用商品也不属于类似商品。前述《同意协议》效力范围仅针对美国境内的特定美国商标申请或注册，并非全球性协议，且协议中所涉及的特定美国商标并没有实际转让至申请人名下，申请人并不是该协议中权利和义务的承继主体。本案申请人提交的证据材料不能证明其在争议商标申请日前已在中国市场中对“EMERSON QUIET KOOL”商标进行了使用，且申请人对“EMERSON QUIET KOOL”商标的使用也是对被申请人“EMERSON”系列商标权的侵犯，不能成为合法的商业使用。综上，请求维持争议商标的注册。
被申请人向我局提交了中国工业机房空调行业年度研究报告、“EMERSON”在中国大陆的期刊宣传报道、“EMERSON”系列商标档案、美国商标查询记录、申请人侵权产品照片、相关商标案件行政裁定书和法院判决书等证据材料（光盘）。
经审理查明：争议商标由被申请人于2018年3月13日提出注册申请，2019年1月28日获准注册，核定使用在第11类空调机、水供暖装置、卫生器械和设备等商品上，现处于专用期内。
以上事实有商标档案为证。
我局认为，本案中，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2013年《商标法》。本案的相关程序问题仍适用2019年《商标法》。
申请人称争议商标的注册违反了2013年《商标法》第十五条第二款的的规定，该条款是指存在除第一款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，并在相同或类似商品及服务上抢先注册他人商标的情形。本案中，申请人提交的经公证认证的《同意协议》内容中并未明确其效力范围涉及中国境内或全球范围内，并且申请人提交的美国商标注册证、飞达仕公司简介等在案证据亦不能证明申请人或所主张的“EMERSON QUIET KOOL”商标原权利人欧威尔公司在争议商标申请日前，已在中国大陆地区在争议商标核定使用的空调机、水供暖装置、卫生器械和设备等商品或与之类似商品上使用了“EMERSON QUIET KOOL”商标，故本案难以认定申请人在中国大陆地区对“EMERSON QUIET KOOL”商标享有在先权利。因此，被申请人申请注册争议商标的行为未构成2013年《商标法》第十五条第二款所指情形。
依照2019年《商标法》第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
合议组成员:马媛媛
张旭
张萌
2020年03月26日
