“圣•伯恩赛德 ST.Burnside”商标无效宣告请求裁定书
时间：2020-08-27
关于第20249647号“圣•伯恩赛德 ST.Burnside”商标
无效宣告请求裁定书
商评字[2020]第0000023970号
申请人：苏格兰威士忌协会
委托代理人：罗思（上海）咨询有限公司
被申请人：苏州伯恩赛德国际贸易有限公司
申请人于2019年1月21日对第20249647号“圣•伯恩赛德 ST.Burnside”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：申请人成立于1960年，现有65名成员，几乎包含了苏格兰威士忌生产业90%的公司。申请人有义务保护其成员的合法权益不受侵犯。争议商标中的英文“BURNSIDE”（伯恩赛德）是苏格兰特有的姓氏，作为商标注册使用在威士忌等酒精商品上易使相关公众误认为其来源于苏格兰，或与苏格兰存在某种联系，将导致消费者对商品的产地产生误认。且争议商标中含有的“BURN”是苏格兰特有的地理名称，苏格兰威士忌也是苏格兰特有的产品和地理标志。争议商标的注册和使用，必然导致消费者对商品来源的混淆和误认。被申请人注册争议商标的行为违反了诚实信用原则。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条第一款、第十条第一款第（七）项、第四十四条第一款等规定，请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据（以光盘形式）：
1、申请人成立证明文件、行业章程及中文翻译；
2、苏格兰威士忌在不同国家的法定定义；
3、“苏格兰威士忌”及“SCOTCH WHISKY”集体商标注册证复印件；
4、2010年“关于批准对苏格兰威士忌实施地理标志保护的公告”的新闻；
5、《THE SURNAMES OF SCOTLAND》（苏格兰姓氏）收录“BURNSIDE”姓氏的复印件及翻译；
6、百度百科、维基百科相关介绍网页打印件及谷歌地图“BURNSIDE”的地理位置；
7、以“BURN”作为前缀的苏格兰地名；
8、含有“BURN”品牌的威士忌产品照片打印件、；
9、英国税务海关总署网站认证系统查询的品牌结果打印件；
10、“BURNSIDE”酒厂介绍网页打印件及翻译、《The Scotch Whisky Industry Record》（《苏格兰威士忌工业记录》）中“BURNSIDE”酒厂及翻译、“BURNSIDE”单一谷物威士忌产品介绍网页打印件；
11、情况说明函原件。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过第1641号《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明：争议商标由被申请人于2016年6月8日提出注册申请，经异议程序于2018年9月28日注册公告，核定使用在第33类果酒（含酒精）、鸡尾酒、葡萄酒、烈酒（饮料）、威士忌、酒精饮料原汁、含水果酒精饮料、朗姆酒、伏特加酒、汽酒商品上。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。
我局认为，申请人请求宣告争议商标无效援引的2013年《商标法》第七条第一款为原则性的规定，其具体内容已体现在2013年《商标法》的相关实体条款中，我局将依据2013年《商标法》的相关实体条款进行审理。根据当事人提出的理由及主张，本案的焦点问题可归纳为：争议商标的注册是否违反了2013年《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。
关于焦点问题，申请人提交的《THE SURNAMES OF SCOTLAND》、情况说明函等在案证据虽表明“BURNSIDE”（中文含义为“伯恩赛德”）为苏格兰的传统姓氏，但尚不足以证明该文字及其含义作为苏格兰特有姓氏已为中国消费者所熟知、进而易导致消费者对商品的产地产生误认。另，申请人提交的证据亦不足以证明“BURN”、“BURNSIDE”作为苏格兰地理名称或包含于众多苏格兰威士忌酒厂名称中并被中国消费者所熟知。且“BURNSIDE”与申请人所主张的“苏格兰威士忌”及“SCOTCH WHISKY”集体商标、地理标志完全不同，亦不足以证明争议商标的注册与使用易致使相关公众将其与申请人或“苏格兰威士忌”、“SCOTCH WHISKY”标识产生联系、进而易导致相关公众对商品来源产生误认。因此，本案不能认定争议商标的注册构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指的不得作为商标注册与使用的情形。
此外，并无证据证明争议商标的注册系被申请人采取向商标主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造申请书件等欺骗手段取得注册的，或构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指“其他不正当手段”。因此，申请人援引该条款认为争议商标应予宣告无效之主张缺乏事实依据，我局不予支持。
依照2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标的注册予以维持。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
合议组成员:尤宏岩
张悦
牛三毛
2020年02月19日
