注册号：27902355 - 商评字[2020]第0000031473号 - 申请人：迪士尼企业公司

时间：2020-09-01

 

关于第27902355号“浩驯 HX及图”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2020]第0000031473号

   

　　申请人：迪士尼企业公司
　　委托代理人：贝克麦坚时知识产权代理（北京）有限公司
　　被申请人：上海浩驯宠物用品有限公司
　　
　　申请人于2019年04月30日对第27902355号“浩驯 HX及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：争议商标侵犯了申请人对“PLUTO”（布鲁托）卡通形象拥有的在先著作权。争议商标与申请人于第20类商品上在先申请注册的第3730600号图形商标（以下称引证商标）构成相同或类似商品上的近似商标 商标转让。申请人的“PLUTO”（布鲁托）卡通形象经多年宣传推广，取得了较高的知名度和影响力，争议商标是对申请人知名的在先商标的抄袭和摹仿，具有明显的主观恶意，争议商标的继续注册和使用会导致相关公众对商品来源产生混淆误认。综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条、第十条第一款第（七）、（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款之规定，对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据：
　　1、世界500强企业基本信息资料；
　　2、“全球最有价值品牌”排名表；
　　3、相关媒体对The Walt Disney Company发展状况、其创始人、迪士尼乐园的介绍、报道资料等；
　　4、申请人“PLUTO”（布鲁托）卡通形象相关知名度证据；
　　5、含有布鲁托卡通形象的申请人商标信息打印件；
　　6、经公证认证的申请人第VA 1-886-838 号著作权注册证书及翻译；
　　7、引证商标信息打印件；
　　8、被申请人相关商标打印件；
　　9、其他相关证据材料。
　　我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过第1664期《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2017年12月5日提出注册申请，于2018年11月14日获准注册，商标专用期至2028年11月13日，核定使用在第20类“美容柜（家具）；柜台（台子）；工作台；支架（家具）；家养宠物窝；猫用磨爪杆；医院用病床；金属家具；宠物靠垫；家养宠物栖息箱”商品上。
　　2、引证商标申请及核准注册之日均早于争议商标申请之日，核定使用在20类“家具”等商品上，现为有效商标。
　　以上事实有商标档案在案予以佐证。
　　我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第七条为原则性条款，我局将适用2013年《商标法》的具体条款审理本案。根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题可归纳为：
　　一、争议商标与引证商标是否构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标 商标转让之情形。
　　二、争议商标的申请注册是否损害了申请人的在先著作权，从而违反2013年《商标法》第三十二条的规定。
　　三、争议商标的申请注册是否构成 2013年《商标法》第十条第一款第（七）、（八）项所指情形。
　　关于焦点问题一，争议商标虽由图文组合而成，但其独立识别的图形部分占比较大，与引证商标图形在图形形态、设计风格、所指事物等方面相近，已构成近似商标 商标转让，争议商标核定使用的“工作台；支架（家具）；家养宠物窝”等商品与引证商标核定使用的“家具；婴儿玩耍用携带式围栏；家庭爱畜床”等商品为同一种或类似商品，二者并存使用易导致消费者对商品来源产生混淆误认。因此，争议商标与引证商标已构成2013年《商标法》第三十条所指使用于同一种或类似商品上的近似商标 商标转让。
　　关于焦点问题二，我局认为，判定争议商标的注册申请是否损害申请人在先著作权，须考虑申请人所述作品是否构成我国著作权法保护的作品、申请人是否对涉案作品享有在先著作权、争议商标与涉案作品是否构成实质性相似及被申请人是否存在接触涉案作品的可能等因素。具体到本案，首先，申请人主张著作权的“PLUTO（布鲁托）卡通形象”美术作品设计具有独创性，且具有一定的审美意义，属于我国著作权法保护的作品；其次，我国与美国同属伯尔尼公约成员国，申请人在美国取得的著作权可在我国获对等保护，由申请人提交的经公证认证的第VA 1-886-838 号著作权注册证、商标注册资料等证据可知，申请人美术作品的创作完成、公开发表日期早于争议商标的注册申请日。综上，在被申请人未能提出相反证据的情况下，我局认定申请人提交的以上证据可以形成证据链证明申请人在先享有“PLUTO（布鲁托）卡通形象”美术作品的在先著作权；再次，本案争议商标独立识别的图形部分与申请人享有在先著作权的图形作品图形在描绘对象、表现手法、设计风格、视觉效果等方面均较为相近，已构成实质性近似；另外，根据申请人提交的报道、等知名度证据可知，申请人已将该美术作品进行宣传使用，被申请人有接触该作品的可能性，且被申请人亦未举出其创作争议商标图形部分的合理出处。综上可以推定，被申请人未经申请人许可将申请人享有在先著作权的作品注册为争议商标的行为，已侵犯了申请人在先著作权。因此，争议商标的注册违反了2013年《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。
　　关于焦点问题三，2013年《商标法》第十条第一款第（七）项是指商标对其指定使用商品的质量等特点或者产地作了超过其固有程度或与事实不符的表述，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的情形。2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所称的不良影响是指争议商标本身有害于社会主义道德风尚或者会对我国的政治制度、宗教、风俗习惯等产生损害的情形。申请人称争议商标的注册违反了上述规定，并以此请求宣告争议商标注册无效的主张，因其缺乏事实依据不能成立。
　　另外，2013年《商标法》第四十四条第一款所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的情形，是指在申请注册商标时采取了欺骗行为，或存在其他扰乱注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或以其他方式谋取不正当利益的手段，申请人主张该条款缺乏充分事实依据，故我局不予支持。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十二条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:郑星笛
邢妍
王继红

2020年03月06日