“JPNSMC”商标无效宣告请求裁定书

时间：2020-09-04

 

关于第20228981号“JPNSMC”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2020]第0000007790号

   

　　申请人：SMC株式会社
　　委托代理人：北京天达共和律师事务所
　　被申请人：厦门市冰洪贸易有限公司
　　
　　申请人于2019年03月29日对第20228981号“JPNSMC”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、争议商标与申请人在先注册的第942270号“SMC及图”商标（以下称引证商标一）、第788736号“SMC”商标（以下称引证商标二）、第6738097号“SMC”商标（以下称引证商标三）、第4707248号“SMC及图”商标（以下称引证商标四）构成类似商品上的近似商标 商标转让。二、引证商标一经申请人及其被许可人的长期使用已在争议商标申请注册前在气动和液压阀、气动和液压促进器、压力和流体开关商品为相关公众所熟知并已达到驰名，争议商标系对引证商标一的摹仿，其注册使用易误导公众，致使申请人的利益可能受到损害。三、争议商标的注册侵犯了申请人的在先商号权。四、被申请人在熟知申请人驰名商标存在的情况下，仍注册与之高度近似的争议商标，其目的在于进行不正当竞争，扰乱市场经济秩序。
　　综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第一条、第七条、第十条第一款第（八）项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款及第四十五条的相关规定，宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据（以光盘形式提交）：
　　1、申请人商标注册信息、《商标使用许可协议书》及被许可人介绍；
　　2、申请人公司及SMC（中国）有限公司的相关介绍、所获荣誉；
　　3、申请人公司及名下“SMC”品牌产品的相关宣传报道；
　　4、申请人参展照片、“SMC”品牌产品的广告宣传证据及销售证据；
　　5、2015年技术交流会邀请函；
　　6、申请人商标受保护的记录；
　　7、申请人全资子公司的相关简介、工商登记信息、审计报告；
　　8、被申请人及厦门巨浪自动化设备有限公司的商标注册信息；
　　9、被申请人另案提供的证据材料。
　　我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2016年6月7日申请注册，指定使用在第9类数据处理设备等商品上。2017年7月6日初步审定并公告后被本案申请人提出异议。2018年11月21日，我局作出的（2018）商标异字第0000057797号《第20228981号“JPNSMC”商标准予注册的决定》决定争议商标准予注册。争议商标的注册公告日期为2019年1月7日，商标专用权期至2027年10月6日。
　　2、引证商标一由申请人于1993年11月20日申请注册，1996年11月7日初步审定并公告，1997年2月7日获准注册在第7类气动和液压阀等商品上，经续展商标专用权期限至2027年2月6日。
　　引证商标二由申请人于1993年11月20日申请注册，1995年8月7日初步审定并公告，1995年11月7日获准注册在第9类液压和电传动装置等商品上，经续展商标专用权期限至2025年11月6日。
　　引证商标三由申请人于2008年5月22日申请注册，2015年10月27日初步审定并公告，2016年1月28日获准注册在第9类电子控温器商品上，经续展商标专用权期限至2026年1月27日。
　　引证商标四由申请人于2005年6月8日申请注册，2007年12月27日初步审定并公告，2008年3月28日获准注册在第9类压力计等商品上，商标专用权期限至2028年3月27日。
　　以上事实有相关商标档案在案佐证。
　　我局认为，鉴于争议商标获准注册日于2014年5月1日至2019年11月1日期间，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题应适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第一条、第七条系总则性条款，其立法精神已体现在2013年《商标法》的具体条款中，我局将依照2013年《商标法》的具体条款对本案进行审理。
　　根据当事人的理由、事实和请求，我局将本案的焦点问题归纳为：一、争议商标与引证商标一、二、三、四是否构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标 商标转让。二、争议商标是否构成对引证商标一的摹仿，进而违反了2013年《商标法》第十三条第三款的规定。三、争议商标的注册是否侵犯了申请人的在先商号权，进而构成2013年《商标法》第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”之情形。四、争议商标的注册是否违反了2013年《商标法》第十条第一款第（八）项及第四十四条第一款的规定。
　　关于焦点问题一：争议商标核定的使用的磁性数据介质、扬声器音箱、感应器（电）等商品与引证商标一核定使用的气动和液压阀、气动润滑器（机器部件）等商品、引证商标二核定使用的液压和电传动装置、气动继电器等商品、引证商标三核定使用的电子控温器商品、引证商标四核定使用的压力计、电子控温器等商品在功能用途、销售渠道、消费对象等方面区别明显，不属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标一、二、三、四在上述非同一种非类似商品上共存，不易引起相关公众对商品的来源产生混淆或误认。因此，争议商标与引证商标一、二、三、四未构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标 商标转让。
　　关于焦点问题二：驰名商标的认定遵循个案原则。本案中，申请人提交的证据未能全面反映引证商标一的持续使用、销售范围、经济指标、广告投入、市场排名等情况，不足以证明其引证商标一在争议商标申请注册之前已达到为相关公众所熟知的程度，且争议商标核定使用的磁性数据介质、扬声器音箱、感应器（电）等商品与申请人引证商标一赖以知名的气动和液压阀、气动和液压促进器、压力和流体开关商品在功能用途、销售渠道、消费对象等方面差异较大，所属行业特征区别明显，争议商标的注册使用不易误导公众，致使申请人利益可能受到损害。因此，争议商标的注册使用并未构成2013年《商标法》第十三条第三款所指之情形。
　　关于焦点问题三：申请人提交的证据尚不足以证明在争议商标申请注册前，其商号“SMC”在争议商标指定使用的磁性数据介质、扬声器音箱、感应器（电）等商品上经使用已具有较高知名度，且争议商标与申请人商号未构成相同或基本相同，故不能认定争议商标的申请注册会使相关消费者将之与其商号相联系，进而对商品的来源产生混淆误认，从而损害申请人的商号权。因此，争议商标的注册未违反2013年《商标法》第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。
　　关于焦点问题四：争议商标既不属2013年《商标法》第十条第一款第（八）项规定禁止注册和使用的“具有不良影响”的标志，且申请人提交的证据亦不足以证明争议商标的注册系本案被申请人采取向商标主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造申请书件等欺骗手段取得注册的，或构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。因此，申请人援引上述条款认为争议商标应予宣告无效之主张缺乏事实根据，我局均不予支持。
　　综上，申请人无效宣告理由不成立。
　　依照2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以维持。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。


合议组成员:王鹏
刘洲东
卓慧

2020年01月13日